Quand l'antériorité d'une dénomination sociale permet de faire échec à une action en contrefaçon de marque engagée de mauvaise foi
Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu le 6 février 2026 un jugement dans une affaire illustrant de manière éclatante les difficultés attachées à un dépôt de marque effectué à titre personnel par le dirigeant social et non au nom de l'entité qui l'exploite, qui serait pourtant légitime à en être l'unique propriétaire.
En l'espèce, une société Venus & Gaïa, créée le 18 janvier 2019, avait été vendue par son actionnaire unique à une tierce personne pour un montant de 122.000 euros. Après cette cession, l'ancienne actionnaire de la société avait cru pouvoir engager une action en contrefaçon contre son ancienne entité sur la base d'une marque "VENUS & GAIA" qu'elle avait déposée en son nom propre quelque temps seulement après l'immatriculation de la structure, le 28 mars 2019.
Estimant que cette marque n'avait pas été cédée avec le fonds de commerce, l'ancienne actionnaire pensait donc pouvoir empêcher son ancienne société de l'exploiter.
Cette réclamation peut effectivement survenir lorsqu'un dirigeant de société décide de déposer la marque destinée à être exploitée par cette dernière, non pas au nom de la personne morale, mais en son nom propre. Il est vrai que la formule peut présenter des avantages, comme la conservation de la marque dans le patrimoine du dirigeant en cas de procédure collective affectant la personne morale, ou bien la possibilité de prévoir des redevances de licence de marque au profit du dirigeant titulaire, sous réserve de la question des conventions règlementées.
Mais cette formule peut aussi se révéler dangereuse, notamment parce qu'elle peut constituer un abus de bien social, en particulier lorsque la marque aurait dû revenir à la personne morale ab initio, en particulier si elle correspond en tous points à la dénomination sociale de la société. Comment justifier que la personne morale ne soit pas titulaire de la marque alors qu'elle va l'exploiter ?
De même, cette affaire témoigne d'un potentiel contentieux entre le titulaire de la marque et la personne morale lorsque la société change de dirigeant.
Dans ce cas, comment résoudre le contentieux ? On enseigne souvent que la protection d'une marque est plus forte qu'une dénomination sociale ou nom commercial... ce qui est vrai, sauf si la dénomination sociale est antérieure ! Et ici le Tribunal n'a pas même besoin d'évoquer la "mauvaise foi" (pourtant assez nette) de l'ancienne dirigeante pour la débouter de ses prétentions. Il se contente en effet de relever que le nom de la société était plus ancien que la marque :
"En application de l’article L. 711-3, 3° (du Code de la propriété intellectuelle), la dénomination sociale constitue un droit opposable à une marque postérieure.
Au cas présent, comme le soulignent les défenderesses, la société Venus & Gaia a été immatriculée, sous ce nom, le 18 janvier 2019 par le dépôt de ses statuts, tandis que la marque n’a été déposée que le 28 mars 2019. La dénomination sociale est donc antérieure à la marque.
Il en résulte que cette marque ne peut empêcher la société Venus & Gaia d’utiliser sa dénomination dans l’exercice de son activité."
Mais l'ancienne dirigeante allait-elle simplement être déboutée de son action en contrefaçon ? La procédure n'était-elle pas un brin abusive ? C'est effectivement en ce sens que le Tribunal a statué, par une motivation d'autant plus exemplaire qu'elle est exceptionnelle.
Les juges ont en effet considéré qu'en l'espèce, la demanderesse avait bien cherché à profiter de la situation qu'elle avait elle-même créée :
"Mme [N], en cédant sa société sans céder la marque homonyme dont elle était titulaire, puis en se prévalant de cette marque pour agir en contrefaçon contre la société cédée afin de l’empêcher d’utiliser sa dénomination sociale (...) a révélé que le dépôt de la marque avait été fait non pas dans l’intention légitime de sécuriser le signe (...) mais dans le but de se conserver la possibilité discrétionnaire de priver cette société d’un signe nécessaire à son activité."
Le Tribunal en déduit non seulement que le dépôt était frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ce qui aurait pu fonder une action en revendication, non réclamée en l’espèce, mais également que l'action était abusive et génératrice d’un préjudice :
"Il est ici manifeste que l'action de Mme [N] en contrefaçon de marque vise à empêcher l'activité légitime de la société qu'elle a cédée en représailles du défaut de paiement de la totalité du prix de cession. Il s'agit donc d'un détournement malveillant du droit des marques."
“Détournement malveillant du droit des marques”. Quel considérant exceptionnel ! La demanderesse a donc été condamnée à indemniser le préjudice moral subi par son ancienne société, à hauteur de 5.000 euros.
En somme, la prudence reste de mise face à la stratégie consistant à faire déposer les marques au nom du dirigeant...