En cas d'association d'un signe protégé à un autre terme au sein d'une marque postérieure, il est nécessaire de vérifier si le signe garde ou non une position distinctive autonome.

Le 3 décembre 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en matière d'analyse du risque de confusion entre deux marques dont l'une reprend la première en y ajoutant un autre terme.

En l'occurrence, le titulaire d'une marque "CIRCUS" déposée en 2016 en classe 41 pour viser les services de jeux d'argent s'était opposé à l'enregistrement d'une demande de marque "CIRCUS BAOBAB", déposée en France pour viser les mêmes services.

Dans le cadre de la procédure administrative, l'INPI rejeta l'opposition formée à l'encontre de l'enregistrement, et par un arrêt du 20 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris confirma cette décision.

L'INPI et la Cour ont en effet considéré que l'opposition n'était pas justifiée parce que le signe "CIRCUS BAOBAB", certes reprenait la marque antérieure "CIRCUS", mais y ajoutait un autre terme tout aussi distinctif et dominant, "BAOBAB", de sorte que le public, percevant le signe dans sa globalité, ne porterait pas son attention sur le terme "CIRCUS" et ne confondrait pas les deux signes en présence.

Un pourvoi en cassation fut formé et la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Selon l'arrêt, la Cour d'appel n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée, si le terme "CIRCUS" n'avait pas conservé, au sein du signe "CIRCUS BAOBAB", une position distinctive autonome, susceptible de créer la confusion dans l’esprit du public.

La décision énonce ainsi que "ce n'est que si les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant".

S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation rappelle qu'il n'est pas exclu qu'une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, conserve une position distinctive et autonome au sein de ce dernier.

La jurisprudence, assez étoffée, enseigne que tel est le cas "lorsque, en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardée en mémoire par celui-ci" (CJUE, 22 octobre 2025, BGW).

Or, en l'espèce, on l’a vu, la Cour d'appel s'était contentée de considérer que les deux termes "CIRCUS" et "BAOBAB" étaient également distinctifs et dominants au sein de la demande de marque contestée, de sorte que le consommateur n'auraient pas porté davantage son attention sur un terme plutôt qu'un autre.

La Cour de cassation a reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas recherche si le terme "CIRCUS" n'avait pas conservé une position distinctive autonome au sein du signe contesté.

Il appartiendra donc à la Cour de renvoi de porter une telle appréciation.