Nul besoin d’une licence écrite pour qu’une société puisse agir en contrefaçon de la marque déposée par son dirigeant

Lorsqu’un dirigeant de société dépose une marque en son nom propre et laisse la structure l’exploiter sans contrat de licence en bonne et due forme, la personne morale peut-elle valablement agir en contrefaçon de cette marque ?

Cette question n’est pas sans intérêt car il peut arriver qu’une société exploite une marque dont elle n’est pas personnellement titulaire, le propriétaire du signe pouvant être un tiers, voire le dirigeant lui-même.

Les risques associés à une telle pratique sont nombreux (abus de bien social sur le plan pénal, abus de droit sur le plan fiscal, mésentente entre associés…) et elle peut ne pas être recommandée.

Cela étant, dans une telle hypothèse, quels sont les pouvoirs de la société pour défendre cette marque contre les éventuelles atteintes qui y sont portées ?

Voici précisément le point que devait trancher le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre d’un contentieux opposant deux sociétés Juriactes et Juria, relativement à une marque « JURIACTES » qui avait été déposée non pas par la société en demande, mais par son dirigeant, lequel n’avait pas pris soin de formaliser un contrat de licence.

La société Juria, en défense, avait soulevé un incident et sollicitait l’irrecevabilité des demandes formulées par Juriactes. Elle soutenait qu’à défaut d’autorisation explicite du dirigeant, Juriactes n’aurait pas pu valablement engager l’action en contrefaçon.

Cette argumentation reposait sur les termes combinés des articles L.716-4-2 et L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, exigeant, selon Juria, une licence écrite et opposable aux tiers, donc publiée au Registre national des marques, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, à défaut de contrat écrit et, a fortiori, publié.

L’argument n’était pas dénué d’intérêt car l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose effectivement qu’un licencié dont la licence n’est pas inscrite au Registre national de marque est recevable à intervenir dans le cadre de l’action engagée par le titulaire. Ce texte ne permet pas au licencié non inscrit d’agir lui-même :

« le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

D’ailleurs, pendant longtemps, sous l'empire de l'ancien article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, le licencié — sauf le licencié exclusif resté sans réponse après mise en demeure — ne pouvait agir en contrefaçon que par voie d'intervention, jamais par acte introductif d'instance

De son coté, Juriactes soutenait que le licencié d’une marque, même s’agissant d’une licence tacite, peut agir en contrefaçon avec le consentement du titulaire et qu’il lui suffit de prendre l’initiative de cette action, sans avoir à justifier d’une inscription au registre national des marques.

Par ordonnance du 29 juin 2026, malgré les termes de l’article L. 714-7, le Juge de la mise en état a donné gain de cause à Juriactes.

Sa décision est fondée sur l’article L.716-4-2 alinéa 1er du Code de propriété intellectuelle, qui dispose que « l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat ».

Selon l’ordonnance :

« Il résulte des dispositions claires de cet article que l’action du licencié n’est pas limitée à sa seule intervention dans une instance préalablement introduite par le titulaire mais que ce premier a bien la qualité pour engager l’action civile en contrefaçon. »

Il est vrai que le texte n’impose pas explicitement de licence écrite ni publiée. Il suffisait alors, pour le juge, de constater sur la base d’un faisceau d’indices, que le dirigeant de la société Juriactes avait nécessairement connaissance de l’action en contrefaçon et qu’il y avait donc tacitement consenti.

L’ordonnance relève ainsi les liens unissant le déposant à la société, la similarité entre les services visés à l'enregistrement et l'objet social, la concomitance des dates et l'usage ancien et public de la marque par la société, qui avait réservé dès le début de l'année 2018 les noms de domaine correspondants et se présentait comme l'unique promoteur du signe.

Le titulaire, conclut le juge, « a laissé à la société Juriactes le soin d'exploiter la marque enregistrée par ses soins, lui accordant de facto une licence tacite pour ce faire », de sorte que Juriactes disposait de la qualité à agir pour engager une action civile en contrefaçon.

Cette solution mérite d’être relevée. Plusieurs décisions avaient déjà conclu à la possibilité pour un licencié d’agir en contrefaçon de marque, pas simplement d’intervenir dans le cadre d’une instance. Mais la Cour d’appel de Paris l’avait retenue dans le cadre d’un contentieux relatif à une marque pour laquelle la licence avait été formalisée et publiée (CA Paris, 22 avril 2022).

La portée de cette décision est toutefois à relativiser car le titulaire de la marque était ici le dirigeant de la société licenciée. La démonstration aurait été autrement plus délicate si le déposant avait quitté la présidence, cédé ses titres, ou s'était brouillé avec la société. 

Enfin, cette solution sème le doute sur l’intérêt de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle : si le licencié non inscrit peut agir en contrefaçon, comme l’indique le juge bordelais, pourquoi le législateur s’est-il senti contraint de préciser expressément qu’il peut simplement intervenir à l’instance engagée par le titulaire ?