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Avis aux entrepreneurs du bâtiment : attention à ne pas utiliser la marque « PLACO » dans la description de vos prestations !

Tous les bricoleurs en herbe connaissent le « placo », diminutif du « placoplâtre », une plaque de plâtre qui sert notamment à monter des murs. Or « PLACOPLATRE » et « PLACO » sont des marques déposées, que l’on ne peut donc pas utiliser n’importe comment. Une société de prestations de service dans le domaine du bâtiment vient de l’apprendre à ses dépens.

Dans cette affaire, une société créée à Toulouse en 2014 avait cru à la fois pouvoir utiliser la dénomination sociale « PLAK Ô 31 » et présenter ses activités sur son site internet en indiquant qu’elle était « orientée dans la plâtrerie, la cloison sèche (placo), réalisation des joints (bandes placo), doublage, étanchéité à l’air aux normes en vigueur ». 

Bien entendu, ceci n’a pas manqué d’attirer l’attention de la société PLACOPLATRE, titulaire des marques « PLACOPLATRE » et « PLACO », qui a assigné PLAK Ô 31 en contrefaçon de marque. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 septembre 2019, lui a donné gain de cause.

S’agissant de la dénomination sociale, la solution ne faisait guère de doute. La Cour confirme avec justesse la solution de première instance en se fondant sur les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe la contrefaçon de marque par imitation. Ici, la Cour a apprécié les similarités entre les signes et retenu que la reprise du vocable prononcé « PLACO » suffisait, en soi, à générer un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, les professionnels du bâtiment comme le grand public, en suscitant l’idée selon laquelle la société PLAK Ô 31 serait une « filiale locale » de la société Placoplatre. 

S’agissant en revanche de l’utilisation du signe « PLACO » dans la description de ses services, la société PLAK Ô 31 soulevait un argument qui pouvait présenter une certaine pertinence, puisqu’elle soutenait qu’il s’agissait d’un « droit de citation licite » dans la mesure où elle utilisait « la marque des produits dont elle se sert pour la réalisation des travaux ». A cet égard, il a déjà été jugé que l’usage de marque pouvait effectivement être licite lorsqu’il est effectué à titre de référence nécessaire ou même simplement pour informer les consommateurs - parfois dans des hypothèses où il existait pourtant bien un risque de confusion, par exemple quant à l’existence d’un agrément.

Or, ici, la Cour d’appel de Bordeaux n’a pas suivi cet argument et s’est simplement retranchée derrière l’idée selon laquelle « la citation d’une marque déposée n’est licite que lorsqu’elle est effectuée à des fins strictement informatives exclusives de toute finalité commerciale ou publicitaire ». Cet attendu est particulièrement intéressant et conduit à considérer que tout usage de marque, pour être licite, ne pourrait pas l’être dans un contexte commercial, alors même que la marque serait utilisée pour désigner des produits authentiques. La marque d’autrui ne pourrait donc être utilisée que dans un contexte journalistique ou strictement informatif.

Dans cet arrêt, les juges ont retenu que la société PLAK Ô 31 cherchait à « faire croire que les produits qu’elle cite proviennent exclusivement de la société Placoplatre », alors que cela n’était pas démontré d’une manière probante. Et plus encore, la Cour estime que, si PLAK Ô 31 s’était réellement fournie en exclusivité auprès de PLACOPLATRE, alors elle aurait dû avoir conscience qu’il s’agissait « d’une marque déposée et notoire » !

En conclusion, la société PLAK Ô 31 s’est vu interdire d’utiliser ce signe et a également été condamnée à payer 7.000 euros de dommages et intérêts à la société PLACOPLATRE. 

Rent a Car ne parvient (finalement) pas à faire reconnaître la validité de sa marque.

Nous avions rendu compte, en juin 2017, d’un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une affaire opposant les deux sociétés de location de véhicules, Enterprise (Citer), d’une part, et Rent a Car, d’autre part. Dans ce litige, Rent a Car reprochait à son concurrent d’avoir déposé une marque « ENTERPRISE RENT A CAR » alors qu’elle prétendait disposer de droits sur une marque antérieure « RENT A CAR » et invoquait donc des actes de contrefaçon.

Las, le Tribunal de grande instance, puis la Cour d’appel de Paris avaient chacun débouté Rent a Car de ses demandes au motif, notamment, que la marque « RENT A CAR » était dépourvue de caractère distinctif. En l’occurrence, les juges avaient considéré que le public français moyen comprenait que l’expression « RENT A CAR » signifiait en anglais « LOUER UNE VOITURE », de sorte que ce signe était insusceptible de distinguer les services de location de la société Rent a Car de services concurrents

La Cour de cassation, toutefois, à la suite du pourvoi formé par Rent a Car, avait reproché à l’arrêt d’appel de ne pas avoir répondu aux arguments de l’appelante concernant un hypothétique caractère distinctif qui aurait été acquis par l’usage intensif de la marque « RENT A CAR ». L’arrêt avait donc été cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée, devant statuer sur renvoi après cassation.

Le dénouement de cette affaire vient peut-être de se produire avec un arrêt du 15 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris, qui a confirmé l’arrêt d’appel et considéré que la marque « RENT A CAR » n’avait pas de caractère distinctif au moment de son dépôt et n’en avait pas acquis non plus par l’usage

La (très) longue décision est intéressante, car la Cour d’appel prend soin (afin d’éviter une éventuelle cassation) d’analyser dans le détail les pièces versées aux débats par Rent a Car. L’arrêt relève ainsi que Rent a Car « démontre à suffisance (…) qu’elle a fait un usage intensif de sa marque », qui est toutefois une marque semi-figurative, c’est-à-dire un élément verbal (les mots « RENT A CAR ») associé à un élément graphique.

La Cour estime toutefois que, parce que de nombreux concurrents font usage de l’expression « RENT A CAR » dans leurs marques ou leurs dénominations sociales, que ces termes ne sont pas distinctifs et qu’au sein de la marque évoquée, seuls les éléments graphiques le sont :

« eu égard à ces éléments qui montrent un usage très répandu des termes descriptifs « rent a car » dans le secteur de la location de véhicules, à l’absence totale de distinctivité intrinsèque de la marque verbale invoquée, au fait qu’au sein de la marque (…) dont l’usage intensif est démontré, seuls les éléments figuratifs (…) sont distinctifs (…), la société RENT A CAR ne démontre pas que, malgré l’usage intensif qu’elle a fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société RENT A CAR ». 

Pourtant, Rent a Car versait aux débats un sondage démontrant que sa marque (ou son nom…) avaient une certaine notoriété en France, cependant insuffisante aux yeux de la Cour, puisqu’elle n’arrivait qu’en cinquième position derrière Hertz, Avis et consorts. Les juges en retiennent une « notoriété relative », empêchant de conférer un caractère distinctif à cette marque.

Un enseignement de cette décision tient au fait que le dépôt d’une marque semi-figurative (avec un logo) ne peut pas toujours “sauver” un élément verbal descriptif des produits ou services en cause. En d’autres termes, si l’élément verbal n’est que générique ou descriptif, alors il sera difficile de l’opposer à des tiers qui l’exploitent également - sauf évidemment à rapporter la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Et l’on pense alors à la jurisprudence « VENTE-PRIVEE », qui avait fini par reconnaître le caractère distinctif de la marque, mais, il est vrai, au regard d’une notoriété sans commune mesure dans le domaine du commerce électronique (et pourtant cette marque vient d’être abandonnée !).

L’une des questions soulevées à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation trouve une réponse par cet arrêt, à savoir que l’usage intensif d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial ne peut pas, semble-t-il, permettre de conférer un caractère distinctif à une marque de base descriptive (le contraire eût été étonnant). 

La procédure se solde donc par un lourd échec pour Rent a Car, qui perd également sur le fondement de la concurrence déloyale, et qui devra donc (à moins d’un pourvoi) faire son deuil de défendre l’expression « RENT A CAR » contre des usages par des concurrents… Ce qui ne l’empêche pas, évidemment, d’utiliser cette expression pour son activité.   

Un nom de canapé peut faire l’objet d’un usage à titre de marque

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 23 janvier 2019 (17-18.693) un arrêt intéressant dans un litige opposant deux fabricants de meubles, la société Caravane, d’une part, et la société Roche Bobois, d’autre part. La première, titulaire d’une marque « CARAVANE » visant les canapés, reprochait à la seconde l’utilisation du signe « KARAWAN » pour désigner l’une de ses créations, à savoir un… canapé. 

Caravane avait donc assigné son concurrent au titre d’actes de contrefaçon de marque et, par un arrêt du 24 mars 2017, la Cour d’appel de Paris était entrée en voie de condamnation en considérant à la fois que ce signe « KARAWAN » constituait l’imitation de la marque antérieure « CARAVANE » et que son usage était bien constitutif d’une atteinte à cette marque.

La société Roche Bobois s’était pourvue en cassation et son pourvoi reposait essentiellement sur la notion d’usage à titre de marque. L’on sait que, pour que la contrefaçon de marque soit caractérisée, il est indispensable de démontrer que l’usage d’un signe (imitant potentiellement une marque antérieure) doit être fait pour distinguer des produits ou des services de ceux de concurrents. Plus juridiquement encore, il doit s’agir d’un usage « à titre de marque » et non, par exemple, à titre de simple dénomination sociale. 

Or, en l’occurrence, Roche Bobois prétendait que le signe « KARAWAN » était utilisé uniquement à titre de dénomination d’un canapé de manière à permettre son référencement. Elle soutenait également que le consommateur ne pouvait pas être trompé sur l’origine du produit portant cette dénomination, puisqu’il savait qu’il provenait de Roche Bobois, seul le signe « ROCHE BOBOIS », également déposé en tant que marque, assurant, selon la demanderesse au pourvoi, la fonction de garantie d’origine.

Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation du pourvoi et a rejeté ce dernier en relevant tout d’abord que, sur les affiches de présentation des produits concernés, c’est le signe « KARAWAN » qui apparaissait de manière prépondérante, le signe « ROCHE BOBOIS étant, pour sa part, placé en bas des affiches et « éclipsé », nous dit l’arrêt, par le signe litigieux. Toujours sur un plan factuel, la Cour de cassation retient que le nom « KARAWAN » était reproduit sur les présentoirs, sur les catalogue, et qu’une recherche sur Google associant les mots « canapés » et « karajan » renvoyait automatiquement vers la gamme des produits en cause. 

La Cour de cassation valide donc l’arrêt d’appel, selon lequel le mot « KARAWAN » et son mode d’utilisation avaient pour but « de distinguer et d’individualiser [les] produits [de Roche Bobois] auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement »

La décision retient l’attention car il est exact que, sous l’influence de la jurisprudence de l’Union européenne, la contrefaçon de marque (en particulier en cas d’imitation) suppose dorénavant de rapporter la preuve d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque. Cela signifie que le titulaire de la marque imitée doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public visé quant à l’identité du fabricant du produit concerné. Et lorsque le produit est commercialisé sous une marque plus globale (en l’occurrence, le nom du fabricant), alors il est tentant de considérer que l’atteinte à cette fonction de garantie n’est pas constituée.

Les juges de la Cour suprême n’entrent pas dans cette distinction et retiennent en l’occurrence l’usage du signe dans le but de distinguer un produit (y compris par rapport à d’autres modèles du même fabricant). Il y a donc bien, ici, usage à titre de marque, peu important donc que le consommateur ne puisse pas tout à fait être trompé quant à l’identité du fabricant (sachant que Caravane est une marque à part entière et que ses créations ne sont pas distribuées chez Roche Bobois).

L’ancien franchisé doit cesser d’utiliser la marque du franchiseur au terme du contrat de franchise

La Cour d’appel de Douai a rendu, le 30 août 2018, un arrêt intéressant concernant les liens entre le contrat de franchise et le droit des marques. 

L’affaire concernait la franchise « PIZZA CITY », un réseau de restaurants italiens dédiés, comme son nom l'indique, à la pizza. Une société avait accepté d’entrer dans cette franchise et pouvait donc utiliser la marque « PIZZA CITY » déposée par le franchiseur dans le cadre de l’exploitation de son restaurant.

Le franchiseur avait toutefois ultérieurement décidé de céder son fonds de commerce à un tiers, qui reprenait donc la tête de la franchise. Le franchisé avait alors refusé ce transfert, ce qui marquait la fin du contrat de franchise.

En effet, le contrat de franchise est conclu « intuitu personae », en considération de la personne de chacune des parties, de sorte qu’un franchiseur ne peut pas imposer un transfert de la franchise à un tiers, sans le consentement exprès de ses franchisés.

Dans ces conditions, le franchisé devait cesser d’utiliser la marque « PIZZA CITY » mais s’était refusé de le faire. Le nouveau franchiseur avait donc assigné cet ancien franchisé au titre d’actes de contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Lille puis la Cour d’appel de Douai ont successivement condamné l’ancien franchisé, en considérant que « par l'effet de la vente du fonds de commerce de la SARL Pizza City [franchiseur initial] comprenant expressément, aux termes du contrat de vente, la marque litigieuse, le contrat de franchise conclu entre les sociétés SARL Pizza City et Ecodis [franchisé] ne pouvait plus être utilement poursuivi en l'absence de l'un de ses éléments essentiels. » 

Dans ces conditions, l’ancien franchisé ne pouvait pas utilement « opposer le contrat de franchise à la société Pizza City [nouveau franchiseur] pour prétendre qu'il lui permettait d'exploiter la marque Pizza City jusqu'au terme fixé par le contrat ». En d’autres termes, le contrat de franchise était éteint et la licence de marque aussi.

Au demeurant, la Cour a considéré que le franchiseur initial était bien en droit de céder son fonds de commerce à un tiers et qu’il n’avait pas commis de faute vis-à-vis de son ancien franchisé. Elle a condamné le franchisé à régler au nouveau franchiseur une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. En revanche, ayant cessé entre-temps l’exploitation de la marque « PIZZA CITY », l’ancien franchisé ne pouvait pas se voir interdire cette utilisation sous astreinte.

Point intéressant de l’arrêt, il est rappelé l’intérêt de la publication d’une cession de marque au Registre National des Marques, puisque c’est cette publication qui a permis au nouveau franchiseur d’agir contre l’ancien franchisé en contrefaçon.

Pas d'usage de la marque "TAL" par une chanteuse dont il s'agit du prénom

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt du 2 mars 2018 intéressant en ce qui concerne la notion d'usage de marque. L'affaire opposait une société de production musicale à une chanteuse dont elle avait contribué à faire démarrer la carrière sous le nom de "TAL". Ce nom correspondait en fait au prénom de l'artiste.

La société de production avait déposé la marque "TAL" pour viser notamment les supports musicaux (classe 9) ainsi que des produits dérivés (classes 16, 25, entre autres). Or cette société s'était aperçue que la chanteuse Tal avait signé un contrat avec des sociétés tierces, en particulier un célèbre fabricant de sous-vêtements, et qu'elle apparaissait dans le cadre de campagnes publicitaires pour des produits relevant du libellé de la marque "TAL".

La société de production avait donc assigné la chanteuse pour contrefaçon de marque, invoquant des droits exclusifs sur le signe "TAL" pour désigner les produits litigieux. Toutefois, ses prétentions ont été rejetées tant en première instance qu'en appel.

Selon l'arrêt de la Cour (RG 16/21837), l'usage par la chanteuse de son prénom, y compris dans le cadre d'une campagne publicitaire, ne pouvait pas constituer - au regard des éléments produits - un usage de marque susceptible de porter atteinte aux droits sur la marque "TAL" :

"les pièces ne rapportent pas la preuve que madame Tal B. utilise le signe TAL, mettant seulement en évidence l'usage par elle de son prénom et de son image dans le cadre de son activité professionnelle ce qui ne constitue pas un usage à titre de marque".

Cette décision s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence relative à l'usage à titre de marque : la contrefaçon ne peut être constituée que si et seulement si le signe litigieux est utilisé afin de désigner des produits ou des services, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un usage du terme dans son sens courant ou bien, comme ici, d'un prénom.