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Annulation de la marque « PILOTIMMO » en raison de l’existence d’un nom de domaine antérieur

L’affaire jugée le 4 juillet 2019 par la Cour d’appel d’Aix en Provence illustre à la fois le caractère non exhaustif de la liste des antériorités opposables à une demande de marque et… la bonne vieille histoire du « retour de bâton ».

En l’espèce, une société Pilotimmo, créée en juin 2004 et spécialisée dans promotion immobilière, avait déposé une marque « PILOTIMMO » en 2007 et se plaignait de l’usage par EDF et sa filiale Protertia FM de ce signe dans le cadre de noms de domaine sur internet, prétendument postérieurs à son propre usage.

N’ayant pu obtenir un règlement amiable du différend, Pilotimmo avait assigné EDF et Protertia FM en contrefaçon de marque en 2014. Déboutée de ses demandes, Pilotimmo avait interjeté appel du jugement qui avait considéré que les défenderesses justifiaient de droits d’auteur sur le signe « pilotimmo », antérieurs au dépôt de la marque.

En appel, l’arrêt rendu par la Cour d’Aix en Provence ne se fonde pas sur des droits d’auteur mais sur des droits portant sur les noms de domaine. En effet, EDF et sa filiale sont parvenues à démontrer qu’elles avaient réservé le nom de domaine pilotimmo.com dès 2002 et qu’EDF exploitait l’adresse URL pilotimmo.edf.fr depuis le mois de mars 2004. 

Ces droits sur ces noms de domaine ont conduit la Cour à considérer que « le dépôt de la marque PILOTIMMO a été effectué en portant atteinte au droit privatif appartenant aux sociétés EDF et Protertia sur les noms de domaine portant (sic) le signe ‘pilotimmo’ ».

La solution est intéressante, car elle confirme expressément qu’un nom de domaine peut constituer une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dresse la liste des droits antérieurs pouvant empêcher l’enregistrement d’une marque ou, comme en l’espèce, conduire à son annulation. 

L’on sait que cette liste n’est pas limitative, du fait de l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Ainsi, selon ce texte, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment » des droits d’auteur ou encore des droits sur un nom commercial, à condition toutefois, pour ce dernier, qu’il soit connu sur l’ensemble du territoire national et qu’il soit démontré un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le nom de domaine sur internet ne figure pas dans cette liste mais rien ne s’oppose à ce qu’il soit invoqué comme antériorité. A quelles conditions alors ? Selon cet arrêt, la condition de connaissance sur l’ensemble du territoire national n’est pas exigée. A vrai dire, cela paraît logique car un nom de domaine est nécessairement exploité dans le monde entier, compte tenu du caractère international du réseau.

La Cour exige seulement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel était démontré… par la société Pilotimmo elle-même, qui avait fondé son action sur l’existence d’un tel risque de confusion ! Dur retour à l’envoyeur…

De manière plus surprenante, la Cour n’exige pas de preuve d’usage du nom de domaine, en se contentant de retenir une date de réservation. Mais, plus étonnant encore, si cela était possible, la Cour fonde sa décision sur l’usage d’une URL pilotimmo.edf.fr, au sein de laquelle le mot « pilotimmo » n’est qu’un… sous-domaine du nom de domaine edf.fr

En somme, à en croire la Cour, il suffirait d’utiliser un mot dans une adresse sur internet pour que cela vaille usage en tant que nom de domaine. C’est, à notre connaissance, la première fois que la jurisprudence va aussi loin dans la reconnaissance de droits sur un nom de domaine… qui n’en est pas réellement un - on considère généralement que le nom de domaine n’est constitué que du mot qui précède le point et de l’extension (« elysee.fr », « tintin.com »…). C’est bien cette partie de l’adresse (et elle seule) qui fait l’objet d’un enregistrement et qui bénéficie donc d’une date certaine (au moins de réservation).

Bref, voici une décision rendue en plein torpeur caniculaire et qui ajoute une pierre à l’édifice du droit sur les noms de domaine. 


L'expression "Saveur Malboro" contrefait la marque "Marlboro"

La Cour d'appel de Nancy a jugé que l'utilisation des termes "Saveur Malboro" pour désigner un liquide de cigarette électronique, était constitutive d'actes de contrefaçon de la marque antérieure "Marlboro", propriété de la société Philip Morris Brands.

Dans cette affaire, il était apparu qu'un réseau de distribution de produits de vapotage proposait à la vente un liquide pour cigarette électronique désigné par les termes "Saveur Malboro", rappelant bien entendu une célèbre marque de produits du tabac. La société Philip Morris Brands, titulaire de la fameuse marque "Marlboro", avait donc assigné le fournisseur du liquide litigieux pour contrefaçon de marque.

Sans grande surprise, il a été jugé par la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 15 novembre 2017, que le signe "Malboro" constituait l'imitation illicite de la marque antérieure "Marlboro", qui contient effectivement un premier "R" que d'aucuns (en France) ont tendance à oublier à l'oral comme à l'écrit, de manière plus ou moins intentionnelle ! En l'occurrence, les juges ont estimé - de manière tout à fait logique - que ce signe présentait de fortes ressemblances avec la marque antérieure, malgré l'absence dudit "R". Il est vrai que la prononciation des deux termes est éminemment proche.

L'arrêt est surtout intéressant en ce qu'il relève que les produits de vapotage sont, selon les juges, similaires aux produits du tabac. La société qui commercialisait la "saveur Malboro" arguait en effet d'une prétendue absence de similarité pour tenter de faire échec au grief de contrefaçon, lequel suppose, comme chacun sait, que les produits en cause soient, sinon identiques, au moins similaires, de telle sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'argument n'était pas dénué de pertinence dans la mesure où le "vapotage" ne peut totalement être assimilé au fait de fumer une "vraie" cigarette. La loi française, en l'occurrence l'article L. 3513-1 du Code de la santé publique, distingue d'ailleurs les deux pratiques. Cela étant, et quand bien même l'enregistrement de la marque "Marlboro" fût-il limité aux seuls produits de la classe 34, la Cour d'appel de Nancy a considéré qu'il y avait bien là similarité.

Selon l'arrêt, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l'usage d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux visés dans le certificat d'enregistrement, "permet au titulaire de la marque d'agir en contrefaçon pour des produits nouveaux apparus plus récemment sur le marché". Certes, à condition que l'on puisse considérer qu'ils sont similaires aux produits visés ! Sur ce point, l'arrêt relève juste une "forte similarité", sans davantage argumenter ou détailler, tout en faisant référence à la "forte notoriété" de la marque "Marlboro". La décision n'est toutefois pas fondée sur la responsabilité pour atteinte à la marque de renommée.

Au surplus, ici encore de manière intéressante, l'arrêt retient la contrefaçon alors que l'usage du signe "saveur Malboro" était limité à des documents commerciaux destinés uniquement aux professionnels. Ceci rappelle en quelque sorte la jurisprudence relative aux "tableaux de concordance" dans le domaine du parfum.

Ici, les dommages et intérêts ont été fixés en tenant compte d'une redevance de licence qui aurait dû être payée pour l'usage du signe litigieux. Ils s'élèvent à la somme de 30.000 euros. Un pourvoi en cassation est possible.