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Sur l’affaire Jappeloup : quand le nom d’un cheval est invoqué à titre d’antériorité d’une marque déposée

Pour pouvoir être valablement déposé, puis enregistré en tant que marque, un signe doit être « disponible ». L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dresse à cet égard une liste des signes pouvant constituer des antériorités susceptibles de priver une marque de sa validité, dont, évidemment, une marque antérieure, mais aussi un droit d’auteur ou encore les droits de la personnalité d’un tiers.

Ces droits (parmi lesquels figure le nom patronymique) sont d’ordinaire attachés à une personne physique. Peuvent-ils être attachés à un animal ? La question s’est posée dans le cadre d’une affaire relative à la marque « JAPPELOUP ». 

Jappeloup, né en 1975, était un cheval remarquable, vainqueur de nombreuses compétitions. Il était ainsi détenteur d’une médaille d'or en saut d'obstacles aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, de cinq Grands Prix en Coupe du monde, de deux titres de champion de France, d’un titre de champion d'Europe, ou encore d’un titre de champion du monde par équipes. Il est mort en 1991. Sa notoriété est telle qu’un film lui a été consacré il y a quelques années. 

Le litige est né du fait que l’éleveur dans la ferme duquel le cheval est né a cru bon de déposer plusieurs marques comportant le nom « JAPPELOUP », alors même que l’animal avait été vendu plusieurs années auparavant à celui qui deviendrait son cavalier attitré. Dès 1986, l’éleveur a déposé une marque « JAPPELOUP » visant les « fouets et sellerie, vêtements, animaux vivants et boissons alcooliques ». En 1996, il a déposé une marque verbale puis, en 2011, une marque semi-figurative comportant encore ce nom.

Le cavalier avec qui Jappeloup a remporté tous ses succès a, pour sa part, déposé une marque « JAPPELOUP » en 1999. En 2012, il a assigné l’éleveur afin de notamment de faire juger que les marques déposées par ce dernier violaient ses droits antérieurs. Il cherchait également à en obtenir la revendication. 

L’action en revendication de marque est permise par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. » 

Passons sur la question de la prescription de l’action pour nous concentrer sur le coeur du sujet, à savoir l’existence ou non d’une « fraude » en l’espèce. La Cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige en appel, devait se prononcer sur le point de savoir si l’éleveur avait ou non porté atteinte aux droits du cavalier en déposant ses marques « JAPPELOUP ».

Le cavalier soutenait que la liste des antériorités visées à l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas limitative. Il invoquait à ce titre la « notoriété » du cheval, ainsi que son nom. Une décision de l’OHMI (l’office européen de la propriété industrielle, devenu EUIPO) de 2013 avait pourtant jugé que le nom patronymique d’un animal ne pouvait pas être protégé au titre des droits de la personnalité.

Si cette solution a été reprise par la Cour d’appel (le principe est donc sauf), les juges ont en revanche adopté une démarche assez alambiquée pour reconnaître in fine que le nom du cheval, associé au nom de son cavalier, constituait une « valeur patrimoniale » susceptible d’être invoquée en tant qu’antériorité à un dépôt de marque.

Selon l’arrêt, « la valeur patrimoniale acquise par un nom peut contribuer à le rendre indisponible à titre de marque en le transformant en un droit antérieur tel que ceux qui sont énumérés de manière non exhaustive à l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. » 

En l’espèce, les juges ont estimé que le nom du cheval et celui de son cavalier, « par la notoriété associée à leur image combinée, pouvait constituer un élément de la personnalité » du cavalier.

En somme, la Cour a opéré un raccourci assez étonnant, estimant que le nom d’un cheval était devenu… un élément de la personnalité d’un être humain.

Pour se justifier, l’arrêt relève que plusieurs pièces versées au débat démontrent cette notoriété associant le cheval à son cavalier, jusqu’à retenir que « la notoriété du cheval JAPPELOUP et de son cavalier a été exploitée de façon réitérée par la production et la distribution du film à destination du grand public JAPPELOUP réunissant des acteurs connus tels Daniel Auteuil, Jacques Higelin et Guillaume Canet ».

Il en déduit que « la qualité de champion d’équitation » est un élément de la personnalité du cavalier et que, cette qualité étant associée au nom du cheval, constitue un droit de la personnalité opposable. Le dépôt de la marque « JAPPELOUP » par l’éleveur constituait portait donc atteinte à la fois au nom du cavalier et à son image en tant que cavalier propriétaire du cheval. 

Et la Cour de faire droit à la demande en revendication des marques litigieuses.

Voici donc une décision assez acrobatique, ce qui au demeurant fait honneur à un cheval spécialiste du saut d’obstacles ! 


Rent a Car ne parvient (finalement) pas à faire reconnaître la validité de sa marque.

Nous avions rendu compte, en juin 2017, d’un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une affaire opposant les deux sociétés de location de véhicules, Enterprise (Citer), d’une part, et Rent a Car, d’autre part. Dans ce litige, Rent a Car reprochait à son concurrent d’avoir déposé une marque « ENTERPRISE RENT A CAR » alors qu’elle prétendait disposer de droits sur une marque antérieure « RENT A CAR » et invoquait donc des actes de contrefaçon.

Las, le Tribunal de grande instance, puis la Cour d’appel de Paris avaient chacun débouté Rent a Car de ses demandes au motif, notamment, que la marque « RENT A CAR » était dépourvue de caractère distinctif. En l’occurrence, les juges avaient considéré que le public français moyen comprenait que l’expression « RENT A CAR » signifiait en anglais « LOUER UNE VOITURE », de sorte que ce signe était insusceptible de distinguer les services de location de la société Rent a Car de services concurrents

La Cour de cassation, toutefois, à la suite du pourvoi formé par Rent a Car, avait reproché à l’arrêt d’appel de ne pas avoir répondu aux arguments de l’appelante concernant un hypothétique caractère distinctif qui aurait été acquis par l’usage intensif de la marque « RENT A CAR ». L’arrêt avait donc été cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée, devant statuer sur renvoi après cassation.

Le dénouement de cette affaire vient peut-être de se produire avec un arrêt du 15 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris, qui a confirmé l’arrêt d’appel et considéré que la marque « RENT A CAR » n’avait pas de caractère distinctif au moment de son dépôt et n’en avait pas acquis non plus par l’usage

La (très) longue décision est intéressante, car la Cour d’appel prend soin (afin d’éviter une éventuelle cassation) d’analyser dans le détail les pièces versées aux débats par Rent a Car. L’arrêt relève ainsi que Rent a Car « démontre à suffisance (…) qu’elle a fait un usage intensif de sa marque », qui est toutefois une marque semi-figurative, c’est-à-dire un élément verbal (les mots « RENT A CAR ») associé à un élément graphique.

La Cour estime toutefois que, parce que de nombreux concurrents font usage de l’expression « RENT A CAR » dans leurs marques ou leurs dénominations sociales, que ces termes ne sont pas distinctifs et qu’au sein de la marque évoquée, seuls les éléments graphiques le sont :

« eu égard à ces éléments qui montrent un usage très répandu des termes descriptifs « rent a car » dans le secteur de la location de véhicules, à l’absence totale de distinctivité intrinsèque de la marque verbale invoquée, au fait qu’au sein de la marque (…) dont l’usage intensif est démontré, seuls les éléments figuratifs (…) sont distinctifs (…), la société RENT A CAR ne démontre pas que, malgré l’usage intensif qu’elle a fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société RENT A CAR ». 

Pourtant, Rent a Car versait aux débats un sondage démontrant que sa marque (ou son nom…) avaient une certaine notoriété en France, cependant insuffisante aux yeux de la Cour, puisqu’elle n’arrivait qu’en cinquième position derrière Hertz, Avis et consorts. Les juges en retiennent une « notoriété relative », empêchant de conférer un caractère distinctif à cette marque.

Un enseignement de cette décision tient au fait que le dépôt d’une marque semi-figurative (avec un logo) ne peut pas toujours “sauver” un élément verbal descriptif des produits ou services en cause. En d’autres termes, si l’élément verbal n’est que générique ou descriptif, alors il sera difficile de l’opposer à des tiers qui l’exploitent également - sauf évidemment à rapporter la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Et l’on pense alors à la jurisprudence « VENTE-PRIVEE », qui avait fini par reconnaître le caractère distinctif de la marque, mais, il est vrai, au regard d’une notoriété sans commune mesure dans le domaine du commerce électronique (et pourtant cette marque vient d’être abandonnée !).

L’une des questions soulevées à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation trouve une réponse par cet arrêt, à savoir que l’usage intensif d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial ne peut pas, semble-t-il, permettre de conférer un caractère distinctif à une marque de base descriptive (le contraire eût été étonnant). 

La procédure se solde donc par un lourd échec pour Rent a Car, qui perd également sur le fondement de la concurrence déloyale, et qui devra donc (à moins d’un pourvoi) faire son deuil de défendre l’expression « RENT A CAR » contre des usages par des concurrents… Ce qui ne l’empêche pas, évidemment, d’utiliser cette expression pour son activité.   

Un nom de canapé peut faire l’objet d’un usage à titre de marque

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 23 janvier 2019 (17-18.693) un arrêt intéressant dans un litige opposant deux fabricants de meubles, la société Caravane, d’une part, et la société Roche Bobois, d’autre part. La première, titulaire d’une marque « CARAVANE » visant les canapés, reprochait à la seconde l’utilisation du signe « KARAWAN » pour désigner l’une de ses créations, à savoir un… canapé. 

Caravane avait donc assigné son concurrent au titre d’actes de contrefaçon de marque et, par un arrêt du 24 mars 2017, la Cour d’appel de Paris était entrée en voie de condamnation en considérant à la fois que ce signe « KARAWAN » constituait l’imitation de la marque antérieure « CARAVANE » et que son usage était bien constitutif d’une atteinte à cette marque.

La société Roche Bobois s’était pourvue en cassation et son pourvoi reposait essentiellement sur la notion d’usage à titre de marque. L’on sait que, pour que la contrefaçon de marque soit caractérisée, il est indispensable de démontrer que l’usage d’un signe (imitant potentiellement une marque antérieure) doit être fait pour distinguer des produits ou des services de ceux de concurrents. Plus juridiquement encore, il doit s’agir d’un usage « à titre de marque » et non, par exemple, à titre de simple dénomination sociale. 

Or, en l’occurrence, Roche Bobois prétendait que le signe « KARAWAN » était utilisé uniquement à titre de dénomination d’un canapé de manière à permettre son référencement. Elle soutenait également que le consommateur ne pouvait pas être trompé sur l’origine du produit portant cette dénomination, puisqu’il savait qu’il provenait de Roche Bobois, seul le signe « ROCHE BOBOIS », également déposé en tant que marque, assurant, selon la demanderesse au pourvoi, la fonction de garantie d’origine.

Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation du pourvoi et a rejeté ce dernier en relevant tout d’abord que, sur les affiches de présentation des produits concernés, c’est le signe « KARAWAN » qui apparaissait de manière prépondérante, le signe « ROCHE BOBOIS étant, pour sa part, placé en bas des affiches et « éclipsé », nous dit l’arrêt, par le signe litigieux. Toujours sur un plan factuel, la Cour de cassation retient que le nom « KARAWAN » était reproduit sur les présentoirs, sur les catalogue, et qu’une recherche sur Google associant les mots « canapés » et « karajan » renvoyait automatiquement vers la gamme des produits en cause. 

La Cour de cassation valide donc l’arrêt d’appel, selon lequel le mot « KARAWAN » et son mode d’utilisation avaient pour but « de distinguer et d’individualiser [les] produits [de Roche Bobois] auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement »

La décision retient l’attention car il est exact que, sous l’influence de la jurisprudence de l’Union européenne, la contrefaçon de marque (en particulier en cas d’imitation) suppose dorénavant de rapporter la preuve d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque. Cela signifie que le titulaire de la marque imitée doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public visé quant à l’identité du fabricant du produit concerné. Et lorsque le produit est commercialisé sous une marque plus globale (en l’occurrence, le nom du fabricant), alors il est tentant de considérer que l’atteinte à cette fonction de garantie n’est pas constituée.

Les juges de la Cour suprême n’entrent pas dans cette distinction et retiennent en l’occurrence l’usage du signe dans le but de distinguer un produit (y compris par rapport à d’autres modèles du même fabricant). Il y a donc bien, ici, usage à titre de marque, peu important donc que le consommateur ne puisse pas tout à fait être trompé quant à l’identité du fabricant (sachant que Caravane est une marque à part entière et que ses créations ne sont pas distribuées chez Roche Bobois).

La Ville de Paris ne parvient (définitivement) pas à obtenir l’annulation de la marque « SCOOTLIB »

Paris, la Ville-Lumière, son Vélib, son Autolib, son Scootlib… ou pas ! Depuis plusieurs années, la Mairie de Paris était opposée à une société Scootlib France qui avait procédé au dépôt d’une marque « SCOOTLIB » dès 2007, c’est-dire avant le dépôt de la marque « SCOOTLIB PARIS » par la municipalité en 2011.

La Mairie de Paris cherchait à faire annuler le dépôt de cette marque en raison, selon elle, de son caractère frauduleux. L’on sait que le dépôt frauduleux de marque est celui par lequel un opérateur tente sciemment de s’approprier une marque qui devrait revenir à un tiers. La Cour de cassation enseigne à cet égard que « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Cass. com., 25 avril 2006, 04-15.641).

La preuve de la fraude suppose donc la preuve… de l’intention de priver autrui d’un tel signe et de la nécessité de ce signe pour son activité. Il en résulte deux difficultés majeures : d’une part, la preuve de l’intention de nuire, complexe à rapporter en raison de son caractère éminemment subjectif ; d’autre part, la preuve que le signe en cause était véritablement « nécessaire ». Et, en l’occurrence, la Mairie de Paris a échoué dans cette double démonstration, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018 (pourvoi n° 17-24.582).

Selon la Mairie de Paris, la société Scootlib ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des marques antérieures « VELIB » et « AUTOLIB », de sorte qu’elle aurait dû savoir qu’une déclinaison de ces signes était envisagée en matière de scooters. Pour autant, peut-il exister un droit de propriété automatique sur tous les signes pouvant apparaitre comme la déclinaison d’une marque antérieure ? Pas nécessairement et cela dépendra du cas d’espèce. Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 mai 2017, avait estimé que tel n’était pas le cas et avait notamment considéré que Scootlib n’était pas de mauvaise foi.

La Cour de cassation lui donne raison en énonçant que la fraude suppose la preuve d’intérêts « sciemment méconnus ». En l’espèce, la société Scootlib n’avait pas nécessairement conscience du projet de la Mairie de Paris d’étendre l’idée d’un système de véhicules en libre service aux scooters, après les vélos et les autos. Selon l’arrêt, « il n’était pas établi que la mise en oeuvre d’un projet Scootlib’ avait fait l’objet d’une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque Scootlib ».

La décision est intéressante. Juridiquement fondée, elle peut tout de même laisser un goût d’inachevé dans la mesure où, le succès de Velib et d’Autolib étant incontestable, Scootlib avait peut-être eu l’intention d’en profiter et, peut-être également, de créer un certain amalgame dans l’esprit du public entre tous ces modes de déplacement partagés. Mais, alors, l’action en annulation de marque pour dépôt frauduleux pouvait effectivement ne pas apparaître comme le meilleur… véhicule juridique, si l’on puit dire. Car les faits en cause pouvaient peut-être davantage relever du parasitisme… ce qui avait cependant été évoqué par la municipalité parisienne et rejeté par la Cour d’appel en ces termes : 

« d'un point de vue conceptuel, s'ils ont la même construction associant le diminutif d'un moyen de transport au suffixe 'Lib' évoquant l'idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l'un et le scooter pour l'autre, pour en conclure que l'internaute d'attention moyenne ne pourra lorsqu'il accédera aux sites litigieux les confondre avec ceux de la Ville de Paris ou en attribuer l'origine à cette dernière ».

Une motivation éventuellement contestable mais qui relevait en tout état de cause du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.    

L’ancien franchisé doit cesser d’utiliser la marque du franchiseur au terme du contrat de franchise

La Cour d’appel de Douai a rendu, le 30 août 2018, un arrêt intéressant concernant les liens entre le contrat de franchise et le droit des marques. 

L’affaire concernait la franchise « PIZZA CITY », un réseau de restaurants italiens dédiés, comme son nom l'indique, à la pizza. Une société avait accepté d’entrer dans cette franchise et pouvait donc utiliser la marque « PIZZA CITY » déposée par le franchiseur dans le cadre de l’exploitation de son restaurant.

Le franchiseur avait toutefois ultérieurement décidé de céder son fonds de commerce à un tiers, qui reprenait donc la tête de la franchise. Le franchisé avait alors refusé ce transfert, ce qui marquait la fin du contrat de franchise.

En effet, le contrat de franchise est conclu « intuitu personae », en considération de la personne de chacune des parties, de sorte qu’un franchiseur ne peut pas imposer un transfert de la franchise à un tiers, sans le consentement exprès de ses franchisés.

Dans ces conditions, le franchisé devait cesser d’utiliser la marque « PIZZA CITY » mais s’était refusé de le faire. Le nouveau franchiseur avait donc assigné cet ancien franchisé au titre d’actes de contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Lille puis la Cour d’appel de Douai ont successivement condamné l’ancien franchisé, en considérant que « par l'effet de la vente du fonds de commerce de la SARL Pizza City [franchiseur initial] comprenant expressément, aux termes du contrat de vente, la marque litigieuse, le contrat de franchise conclu entre les sociétés SARL Pizza City et Ecodis [franchisé] ne pouvait plus être utilement poursuivi en l'absence de l'un de ses éléments essentiels. » 

Dans ces conditions, l’ancien franchisé ne pouvait pas utilement « opposer le contrat de franchise à la société Pizza City [nouveau franchiseur] pour prétendre qu'il lui permettait d'exploiter la marque Pizza City jusqu'au terme fixé par le contrat ». En d’autres termes, le contrat de franchise était éteint et la licence de marque aussi.

Au demeurant, la Cour a considéré que le franchiseur initial était bien en droit de céder son fonds de commerce à un tiers et qu’il n’avait pas commis de faute vis-à-vis de son ancien franchisé. Elle a condamné le franchisé à régler au nouveau franchiseur une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. En revanche, ayant cessé entre-temps l’exploitation de la marque « PIZZA CITY », l’ancien franchisé ne pouvait pas se voir interdire cette utilisation sous astreinte.

Point intéressant de l’arrêt, il est rappelé l’intérêt de la publication d’une cession de marque au Registre National des Marques, puisque c’est cette publication qui a permis au nouveau franchiseur d’agir contre l’ancien franchisé en contrefaçon.

Nullité de la marque "GIANT" de Quick pour désigner des burgers

Par un arrêt du 3 juillet 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal qui avait prononcé l'annulation de la marque "GIANT" déposée par la fameuse enseigne de burgers Quick, pour défaut de caractère distinctif.

Cette décision a été rendue dans le cadre d'une affaire opposant Quick à Sodebo, laquelle avait commercialisé une pizza sous la dénomination "PIZZA GIANT SODEBO" et déposé la marque correspondante en 2011. Quick considérait que ce nom portait atteinte à ses droits antérieurs sur la marque internationale "GIANT" visant la France, datant de 2006 - sachant que Quick détient également une marque "GIANT" en France depuis 1986, mais comprenant le visuel d'un burger.

Pour sa défense, Sodebo avait soulevé la nullité de la marque "GIANT" de Quick pour défaut de caractère distinctif. L'on sait que, pour être valable, une marque ne doit pas être la désignation nécessaire d'une caractéristique d'un produit ou d'un service visé dans le libellé. Or Sodebo soutenait que le terme anglais "GIANT", compris par les consommateurs français comme signifiant "GÉANT", désignait une caractéristique des burgers ainsi dénommés.

L'argument a fait mouche auprès du Tribunal et, comme indiqué ci-dessus, auprès de la Cour, qui retient qu'"à la date du dépôt de la marque, [le terme était] nécessairement compris du consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration, en particulier d'articles de fast-food, comme signifiant géant et, par extension, énorme et que ce signe désignait ainsi une caractéristique des produits désignés par la marque, en l'espèce leur quantité".

Il est intéressant de relever que l'argument soulevé par Quick, tendant à faire reconnaître à la marque un caractère distinctif acquis par l'usage en raison de son exploitation "intensive", n'a pas été retenu par la Cour. Les juges ont estimé en effet que les preuves soumises n'étaient pas suffisantes. Selon l'arrêt, "la preuve n'est pas suffisamment rapportée que le signe 'Giant' ait été alors connu et identifié par le public pertinent, consommateur de produits alimentaires, en tant que marque et non comme une caractéristique quantitative des produits vendus".

Cet argument peut surprendre (au moins tous les amateurs de junk food). Le "Giant" de Quick est en effet (presque) aussi célèbre que le "Big Mac" du concurrent américain. Néanmoins, la difficulté en l'espèce provenait peut-être des éléments soumis à la barre, en l'occurrence des publicités dans lesquelles le terme "GIANT" était associé à d'autres mots, ce qui donnait "GIANT LOVE", "GIANT MAX" ou encore "GIANT BAR". Il est difficile d'imaginer comment Quick n'a pas pu produire de publicités antérieures à 2011 concernant le "Giant" en tant que tel... Une nouvelle illustration qu'un dossier se gagne (ou se perd) avant tout sur les pièces !

Au final, Quick a perdu sur toute la ligne, puisque, non seulement sa marque a été annulée, mais le grief de concurrence déloyale a aussi été rejeté, et elle a été condamnée à 15.000 euros d'article 700 du Code de procédure civile.  

En revanche, Sodebo a été déboutée de sa demande (car nouvelle en cause d'appel) tendant également à l'annulation de l'ancienne marque "QUICK". Maigre consolation.

Guerre des biscuits : ChocOlé ne contrefait pas Mikado

Difficile de rendre compte de cette décision de la Cour d'appel de Paris, qui date du 9 mars 2018, sans avoir envie de croquer un biscuit ! L'arrêt a en effet été rendu dans une affaire opposant deux fabricants de produits très appréciés des enfants (et des plus grands), à savoir, d'une part, les fameux "Mikado", exploités par la société Glico, du groupe Mondelez, et, d'autre part, les ChocOlé de la société allemande De Beukelaer. 

En l'occurrence, Glico reprochait à De Beukelaer de s'être un peu trop inspirée de ses "Mikado" et d'avoir fabriqué et commercialisé des biscuits "ChocOlé" contrefaisants. Il est vrai que, dans les deux cas, les biscuits présentent certaines ressemblances : le fameux "Mikado" est un bâtonnet au bout arrondi et nappé de chocolat, tandis que le "ChocOlé" est lui aussi un bâtonnet nappé, mais présenté de manière torsadée.

Deux photographies valent mieux qu'une longue description hasardeuse :

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Maintenant vous avez faim ! Mais nous n'avons pas encore abordé les aspects de droit de la propriété intellectuelle de cette affaire. En l'occurrence, Glico se plaignait à titre principal d'actes de contrefaçon de marque. La société est en effet titulaire de deux marques relatives au biscuit "Mikado", les deux marques représentant le biscuit (l'une dans sa version classique, l'autre dans une version spiralée). Glico prétendait donc que ces deux marques avaient été imitées par la forme du biscuit "ChocOlé".

À titre préalable, la Cour a dû analyser la demande reconventionnelle formulée par De Beukelaer tendant à l'annulation des marques de Glico pour défaut de caractère distinctif. En l'occurrence, la Cour a considéré, s'agissant de ces signes, qu'ils étaient bien valables : "la marque tridimensionnelle n°3 386 825, qui est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune, est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là même sa fonction distinctive".

La Cour a rejeté l'idée selon laquelle la marque serait tributaire de la fonction du produit (en l'occurrence un bâtonnet dont une partie n'est pas nappée de chocolat pour que l'on puisse le saisir). Elle a fort justement considéré que les biscuits ne présentaient pas généralement ce type de forme élancée : quand la distinctivité s'apparente à l'originalité... 

Naturellement, s'agissant d'une potentielle contrefaçon par imitation, Glico a dû s'attacher à rapporter la preuve d'un risque de confusion, lequel a été écarté en l'espèce. Selon la Cour, de manière peut-être un peu lapidaire, chacun jugera, "la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne". La Cour a en outre assis son raisonnement sur le fait que les biscuits litigieux étaient (et sont) vendus sous la marque "ChocOlé", laquelle exclurait tout risque de confusion.

Sur le plan probatoire, la Cour n'a pas tenu compte d'un sondage produit par Glico, selon lequel 37 % des personnes interrogées (seulement) considéraient que les deux biscuits se ressemblaient. 

Peine perdue en ce qui concerne la contrefaçon, mais également en ce qui concerne le grief formulé sur le fondement du parasitisme pour se plaindre du conditionnement des biscuits. La Cour rejette l'idée selon laquelle l'opposition entre rouge (pour chocolat noir) et bleu (pour chocolat au lait) serait appropriable par Glico. De même, elle considère que la présentation des biscuits diffère (entre la représentation d'un jeu de mikado pour les "Mikado" et la représentation par paire dans un "mouvement tournant" pour les "ChocOlé"). Les juges ont également retenu la différence d'ouverture des boîtes respectives pour exclure le parasitisme.

La lecture de cette décision peut laisser circonspect : pourquoi avoir agi sur le fondement du droit des marques alors que le risque de confusion était effectivement contestable ? Pourquoi avoir invoqué des actes de parasitisme en ce qui concerne le seul conditionnement ? On aurait pu imaginer Glico, capitalisant sur la notoriété du "Mikado" (pour ne pas parler de la renommée des marques - rejetée ici), invoquer une imitation du biscuit en lui-même et l'économie réalisée par sa concurrente dans la conception du biscuit.  

Parfois, le droit des marques n'est pas le meilleur fondement juridique, le recours aux règles classiques de la responsabilité civile pouvant apparaître plus souple et plus à-même de mettre fin à certains comportements suiveurs ! A méditer en savourant un "Mikado"... 

Pas d'usage de la marque "TAL" par une chanteuse dont il s'agit du prénom

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt du 2 mars 2018 intéressant en ce qui concerne la notion d'usage de marque. L'affaire opposait une société de production musicale à une chanteuse dont elle avait contribué à faire démarrer la carrière sous le nom de "TAL". Ce nom correspondait en fait au prénom de l'artiste.

La société de production avait déposé la marque "TAL" pour viser notamment les supports musicaux (classe 9) ainsi que des produits dérivés (classes 16, 25, entre autres). Or cette société s'était aperçue que la chanteuse Tal avait signé un contrat avec des sociétés tierces, en particulier un célèbre fabricant de sous-vêtements, et qu'elle apparaissait dans le cadre de campagnes publicitaires pour des produits relevant du libellé de la marque "TAL".

La société de production avait donc assigné la chanteuse pour contrefaçon de marque, invoquant des droits exclusifs sur le signe "TAL" pour désigner les produits litigieux. Toutefois, ses prétentions ont été rejetées tant en première instance qu'en appel.

Selon l'arrêt de la Cour (RG 16/21837), l'usage par la chanteuse de son prénom, y compris dans le cadre d'une campagne publicitaire, ne pouvait pas constituer - au regard des éléments produits - un usage de marque susceptible de porter atteinte aux droits sur la marque "TAL" :

"les pièces ne rapportent pas la preuve que madame Tal B. utilise le signe TAL, mettant seulement en évidence l'usage par elle de son prénom et de son image dans le cadre de son activité professionnelle ce qui ne constitue pas un usage à titre de marque".

Cette décision s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence relative à l'usage à titre de marque : la contrefaçon ne peut être constituée que si et seulement si le signe litigieux est utilisé afin de désigner des produits ou des services, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un usage du terme dans son sens courant ou bien, comme ici, d'un prénom. 

Annulation de la marque "GREENCAR" pour défaut de caractère distinctif

Par un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation (partielle) d'une marque "GREENCAR" déposée notamment en classe 12 pour viser les véhicules et en particulier les véhicules électriques.

En effet, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui pose comme condition à la validité de la marque son caractère non générique et non descriptif au regard des produits ou services visés, la Cour a considéré que le signe "GREENCAR" pouvait être compris, dès 2008, date de son dépôt, comme désignant des véhicules non polluants.

En revanche, et poursuivant l'analyse, la Cour a considéré que la marque "GREENCAR" ne devait pas être annulée en ce qui concerne les "véhicules de locomotion par air ou par eau" dans la mesure où ces termes ne désignent pas des voitures et ne sont donc pas couverts par le terme anglais "CAR". Cette analyse peut surprendre dans la mesure où ces véhicules (par exemple des vélos) peuvent à tout le moins être considérés comme similaires aux voitures.

Toujours est-il que cette semi-victoire n'a été que d'un court répit, puisque la Cour a ensuite estimé que l'expression "GREENCARS CHALLENGE" ne constituait pas la contrefaçon de la marque antérieure "GREENCAR" dès lors qu'elle servait à désigner des stages et des séminaires autour de l'organisation de courses de voiture ou de karting électriques avec des véhicules éco-responsables, services qui, selon la Cour, ne sont "en rien similaires aux produits 'cycles, motocycles' visés par la marque 'GREENCAR'", alors même que ces services sont fondés sur l'utilisation de tels véhicules.

Cette décision illustre bien les difficultés liées au dépôt de signe qui ne sont que faiblement distinctifs : leur protection ne peut être que résiduelle et, selon cette décision, que limitée aux seuls produits et services visés dans le certificat d'enregistrement. 

L'expression "Saveur Malboro" contrefait la marque "Marlboro"

La Cour d'appel de Nancy a jugé que l'utilisation des termes "Saveur Malboro" pour désigner un liquide de cigarette électronique, était constitutive d'actes de contrefaçon de la marque antérieure "Marlboro", propriété de la société Philip Morris Brands.

Dans cette affaire, il était apparu qu'un réseau de distribution de produits de vapotage proposait à la vente un liquide pour cigarette électronique désigné par les termes "Saveur Malboro", rappelant bien entendu une célèbre marque de produits du tabac. La société Philip Morris Brands, titulaire de la fameuse marque "Marlboro", avait donc assigné le fournisseur du liquide litigieux pour contrefaçon de marque.

Sans grande surprise, il a été jugé par la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 15 novembre 2017, que le signe "Malboro" constituait l'imitation illicite de la marque antérieure "Marlboro", qui contient effectivement un premier "R" que d'aucuns (en France) ont tendance à oublier à l'oral comme à l'écrit, de manière plus ou moins intentionnelle ! En l'occurrence, les juges ont estimé - de manière tout à fait logique - que ce signe présentait de fortes ressemblances avec la marque antérieure, malgré l'absence dudit "R". Il est vrai que la prononciation des deux termes est éminemment proche.

L'arrêt est surtout intéressant en ce qu'il relève que les produits de vapotage sont, selon les juges, similaires aux produits du tabac. La société qui commercialisait la "saveur Malboro" arguait en effet d'une prétendue absence de similarité pour tenter de faire échec au grief de contrefaçon, lequel suppose, comme chacun sait, que les produits en cause soient, sinon identiques, au moins similaires, de telle sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'argument n'était pas dénué de pertinence dans la mesure où le "vapotage" ne peut totalement être assimilé au fait de fumer une "vraie" cigarette. La loi française, en l'occurrence l'article L. 3513-1 du Code de la santé publique, distingue d'ailleurs les deux pratiques. Cela étant, et quand bien même l'enregistrement de la marque "Marlboro" fût-il limité aux seuls produits de la classe 34, la Cour d'appel de Nancy a considéré qu'il y avait bien là similarité.

Selon l'arrêt, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l'usage d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux visés dans le certificat d'enregistrement, "permet au titulaire de la marque d'agir en contrefaçon pour des produits nouveaux apparus plus récemment sur le marché". Certes, à condition que l'on puisse considérer qu'ils sont similaires aux produits visés ! Sur ce point, l'arrêt relève juste une "forte similarité", sans davantage argumenter ou détailler, tout en faisant référence à la "forte notoriété" de la marque "Marlboro". La décision n'est toutefois pas fondée sur la responsabilité pour atteinte à la marque de renommée.

Au surplus, ici encore de manière intéressante, l'arrêt retient la contrefaçon alors que l'usage du signe "saveur Malboro" était limité à des documents commerciaux destinés uniquement aux professionnels. Ceci rappelle en quelque sorte la jurisprudence relative aux "tableaux de concordance" dans le domaine du parfum.

Ici, les dommages et intérêts ont été fixés en tenant compte d'une redevance de licence qui aurait dû être payée pour l'usage du signe litigieux. Ils s'élèvent à la somme de 30.000 euros. Un pourvoi en cassation est possible. 

 

Validité de la marque "SOLEIL À BOIRE" pour des cosmétiques

Que serait-on sans le soleil ? Pas grand-chose à vrai dire et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le terme "SOLEIL" est utilisé dans une multitude de marques qui visent des produits aussi variés que les vêtements, les parfums et la cosmétique. 

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de Rennes le 26 septembre 2017, qui opposait deux sociétés pharmaceutiques autour de marques utilisant elles aussi le terme "SOLEIL", il a été retenu que la marque "SOLEIL À BOIRE" était valable, car bel et bien distinctive au regard des produits visés, notamment les "préparateurs de bronzage à absorber". De manière intéressante, la Cour a infirmé le jugement qui avait retenu le caractère descriptif du signe et a considéré, pour sa part, qu'elle était certes évocatrice des produits visés et "faiblement distinctive", mais tout de même valable.

Il s'agit d'une appréciation éminemment subjective, comme toujours en droit des marques, mais il est vrai qu'un consommateur ne peut pas raisonnablement penser que le produit consiste en un morceau de soleil à boire... de sorte que la marque n'est pas, en tant que telle, descriptive du produit. Elle n'est qu'évocatrice d'un effet du produit (puisque l'ingestion de la gélule facilite le bronzage).

L'arrêt n'est donc guère critiquable.

Dans cette affaire, la marque étant valable, son titulaire pouvait valablement l'opposer à un concurrent qui utilisait, lui, le signe "SOLAIRE À BOIRE". L'on peut se sentir relativement gêné à la lecture de cette solution dans la mesure où nous sommes en présence de deux signes, certes proches, mais tellement évocateurs et "faiblement distinctifs", comme le retient la Cour, que la protection totale et complète de la marque "SOLEIL À BOIRE" peut sembler excessive.

Cela étant, les marques dites "faiblement distinctives" n'en sont pas moins des marques à part entière et bénéficient de toute la protection du Code de la propriété intellectuelle. Il n'existe pas, ici, de "sous-marque". De sorte que le grief de contrefaçon apparaissait effectivement fondé. 

Il ne faudrait toutefois pas que cette protection s'étende à tous les signes comportant les termes "À BOIRE", qui sont particulièrement nombreux. 

La marque « Rent A Car » finalement valable ?

Un contentieux est né à propos de la validité de la marque « Rent A Car », exploitée dans le cadre d’un réseau de location de véhicules automobiles. Alors que la Cour d’appel de Paris avait jugé la marque nulle pour défaut de distinctivité, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt.

L’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassationconstitue un tournant dans l’affaire opposant les deux loueurs automobiles Rent A Car et Citer. Cette dernière avait déposé la marque « Enterprise Rent A Car » et suscité les foudres de la première, titulaire de la marque « Rent A Car » depuis 1998, qui invoquait un risque de confusion entre les signes.

En appel, la Cour d’appel de Paris avait annulé la marque initiale « Rent A Car » en raison de son prétendu caractère descriptif, puisque chacun comprend qu’elle signifie « Louer une voiture » en français, ce qui, en théorie, ne permet pas de distinguer suffisamment les services fournis sous ce signe des services d’un concurrent.

Mais Rent A Car a formé un pourvoi en cassation et l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour suprême a reproché aux juges du fond de n’avoir pas tenu compte de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. 

D’une part, il a été considéré que l’usage de la marque, même sous une forme semi-figurative (donc avec un logo), était si « intensif » que la Cour aurait dû s’interroger sur le point de savoir si cette marque « n’était pas devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car ».

D’autre part, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne s’être pas suffisamment interrogée sur le point de savoir si l’usage du signe « Rent A Car », même à titre de seule dénomination sociale, ne pouvait pas permettre aux consommateurs d’établir un lien entre le signe et les services fournis. Cette solution est très importante, car elle permettrait à une marque d’acquérir un caractère distinctif par l’usage d’une dénomination sociale, ce qui peut apparaître assez révolutionnaire.

Enfin, la Cour de cassation a également considéré que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à l’usage du signe (notamment le logo) pour analyser le caractère distinctif de la marque « Rent A Car ». 

En conclusion, cette décision très importante (et qui porte également sur des aspects relatifs à la concurrence déloyale et aux pratiques commerciales trompeuses que nous ne pouvons pas aborder dans un format aussi court) apparaît très innovante au regard de la question de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

Si une marque est théoriquement nulle lorsque, au moment de son dépôt, elle apparaît comme descriptive des produits ou des services visés (par exemple « charentaise » pour viser des chaussures), son caractère distinctif peut être acquis par l’usage, non seulement de la marque en elle-même, mais également d’autres signes d’une autre nature (dénomination sociale, nom de domaine…).

C’est ce qui permet à la Cour de cassation de dire que « la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car [peuvent être] de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent A Car » »

Voici donc une décision qui devrait marquer la jurisprudence en la matière, au-delà même de la seule question de la location de voitures. Ce sont tous les signes apparemment descriptifs qui sont potentiellement concernés. Cela suppose toutefois, comme le retient la Cour, un usage particulièrement intensif, et supposera la preuve de campagnes de communication et de sondages destinés à vérifier la connaissance de la marque par le public concerné.

L’ancien concessionnaire automobile doit, à la fin du contrat, cesser tout usage de la marque du constructeur.

L’usage de la marque d’un constructeur automobile n’est réservé qu’aux concessionnaires exerçant leurs activités qu’en vertu d’un contrat de concession en vigueur, comme nous le rappelle la Cour d’appel de Paris.

Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a tranché un litige opposant le constructeur automobile Nissan à un ancien concessionnaire, qui s’était vu résilier le contrat de concession notamment au motif qu’il n’avait pas réalisé les objectifs de vente qui lui avaient été assignés. 

Après la résiliation du contrat, laquelle était assortie d’un préavis de deux ans, l’ancien concessionnaire avait continué à utiliser la marque « Nissan » (notamment sous la forme d’une enseigne) pour la vente de véhicules neufs et d’occasion, tant au sein de son établissement que sur deux sites internet, sur lesquels il se présentait encore comme agréé, ainsi que cela avait été constaté par huissier de justice.

Dans le cadre de la procédure, Nissan reprochait à son ancien concessionnaire une violation du contrat de concession, qui faisait interdiction à l’ex-cocontractant d’utiliser les signes distinctifs du concessionnaire après la fin du contrat. Logiquement, la Cour d’appel lui a donné gain de cause.

L’aspect le plus intéressant du litige concerne le grief de concurrence déloyale. Nissan soutenait en effet que la poursuite de l’utilisation de ses éléments distinctifs après la rupture du contrat constituait un acte de concurrence déloyale au préjudice des membres du réseau de concessionnaires Nissan.

Or, si les juges ont considéré que cette argumentation était exacte, elle a condamné l’ancien concessionnaire alors même qu’aucun membre du réseau de concessionnaires n’était présent à l’instance. Eux seuls auraient pourtant pu logiquement invoquer un tel préjudice.

La Cour d’appel a choisi in fine de retenir globalement des actes de « désorganisation » du réseau de concessionnaire, en ces termes : 

« en continuant à faire croire, par l'usage de la marques Nissan, qu'elle était membre du réseau Nissan, alors qu'elle n'en assurait plus le service, elle a créé une confusion fautive dans l'esprit du consommateur, potentiellement trompé et attiré dans son magasin par la notoriété de la marque. Par ailleurs, par l'utilisation irrégulière de la marque Nissan, la société SMJ l'a dévalorisée et a désorganisé le réseau de distribution mis en place par la société Nissan. » 

L’arrêt est donc intéressant en ce qu’il ouvre la voie à une indemnisation au titre d’un préjudice « moral » pour la tête du réseau, laquelle peut invoquer à cet effet des conséquences négatives pour les agréés.

Encore un cas d'annulation de marque, cette fois pour atteinte à un nom commercial

Dans le prolongement de la précédente brève qui concernait un cas d'annulation de marque pour fraude, signalons cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2016 dans une affaire légèrement différente, mais qui permet à nouveau d'illustrer les règles relatives à l'annulation d'une marque déposée.

Cette affaire opposait deux sociétés qui exerçaient leurs activités sous la dénomination "SOLUTION EVENEMENTS" pour l'une et "SOLUTIONS EVENEMENTS" pour l'autre. La société B avait déposé la marque "SOLUTIONS EVENEMENTS" en 2008 et la société A avait sollicité l'annulation de cette marque pour atteinte à son nom commercial, qu'elle exploitait depuis 2004.

En première instance, comme en appel, les juges ont donné gain de cause à la société A demanderesse, sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, est interdit le dépôt d'une marque qui porte atteinte à un nom commercial antérieur, à condition de rapporter la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Dans les deux cas ici, les sociétés exerçaient leurs activités dans le domaine de l'événementiel. Compte tenu de la proximité des deux signes (qui ne se distinguaient que par la seule présence d'un "S"), le risque de confusion était difficilement contestable. La marque a donc été annulée.

L'intérêt de cet arrêt réside dans la réponse à un argument tiré de la prétendue "bonne foi" du déposant de la marque. La société B soutenait en effet qu'elle n'avait pas connaissance du nom commercial antérieur lorsqu'elle a procédé au dépôt, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'une forme d'exonération. Mais ce n'est pas ce que dit la loi. 

En effet, l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit les cas d'annulation de marque, expose que la sanction ne peut être évitée que si et seulement si la marque a été déposée de bonne foi et son usage a été toléré pendant cinq ans. Ce n'était pas le cas en l'espèce, la condition temporelle étant manquante.

Pour le surplus, on relèvera que la société A n'a pas obtenu gain de cause sur sa demande de condamnation au titre d'actes de concurrence déloyale, dès lors qu'elle n'est pas parvenue à démontrer que la société B avait choisi un nom commercial quasi-identique au sien dans le but de créer un risque de confusion ou de se placer dans le sillage de la société en demande. L'arrêt relève à rebours que le nom en question n'est pas distinctif, ce qui rejoint une jurisprudence déjà bien établie sur l'absence de protection des noms commerciaux trop banals. Et les juges de considérer que le fait de ne pas procéder à une recherche d'antériorité avant un dépôt de marque n'était pas fautif en soi.

On recommandera toutefois chaudement à tous les déposants de marque de procéder à une telle recherche auprès de leur avocat préféré, ne serait-ce que pour limiter le risque d'annulation de la marque par le juge plusieurs années après le dépôt. 

Le dépôt de marque frauduleux ne suppose pas nécessairement des droits antérieurs

Vaste question que le dépôt de marque frauduleux ! Comme chacun sait, la fraude corrompt tout (selon l’adage latin « fraus omnia corrumpit »), de sorte qu'appliqué en matière de droit de la propriété intellectuelle, celui qui dépose une marque de manière frauduleuse s’expose à l’annulation ultérieure de cette même marque par un tribunal.

Mais qu’est-ce qu’un dépôt frauduleux ? Comment apprécier la fraude ? La jurisprudence en la matière est assez pléthorique mais, dès lors que la fraude est appréciée au regard des faits de l’espèce, qui varient toujours sensiblement d’une affaire à l’autre, il est parfois difficile de dégager des principes intangibles

Une affaire tranchée récemment par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 octobre 2016) pourrait nous aider à y voir plus clair. Ce litige opposait le célèbre fabricant de vêtements GUESS à un individu qui avait déposé la marque « OUTLAW » pour viser notamment les vêtements (classe 25). Le titulaire de la marque se plaignait de l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS pour désigner un modèle de jeans et avait donc assigné GUESS en contrefaçon.

Stratégie judiciaire classique, GUESS avait répliqué en sollicitant la nullité de la marque qui lui était opposée, en invoquant la fraude. Elle soulevait à cet égard une multitude d’arguments qui ont fini par porter. Il n’est pas inutile de les reprendre ici afin de lister les indices qui peuvent permettre de caractériser la fraude dans des affaires similaires :

  1. La Cour relève que le titulaire de la marque déclarait connaître le monde du textile. Dans ces conditions, il ne pouvait pas, selon la Cour, ignorer que GUESS utilisait le signe « OUTLAW » pour désigner une gamme de jeans avant même le dépôt de la marque. Sur ce point, la Cour rappelle que, pour que la fraude soit constituée, il n’est pas nécessaire que le demandeur à la nullité soit lui-même titulaire d’une marque : un simple usage du signe litigieux est suffisant ;  
  2. La Cour reproche au titulaire de la marque de n’avoir pas réellement cherché à exploiter cette dernière après son dépôt. Le titulaire ne fournissait d’ailleurs aucune explication sur cette inertie. Il en découle que, pour les juges, l’idée d’un dépôt réalisé uniquement pour empêcher un tiers d’exploiter ce signe était crédible. Comme il existe des « patent trolls » pour les brevets, il peut également exister des « trademark trolls » pour les marques. Le troll est ici celui qui dépose une marque sans intention de s’en servir pour désigner des produits ou des services, mais uniquement pour empêcher un tiers de l’exploiter et ainsi tenter de monnayer un désistement, voire une cession de la marque. Or, dans cette affaire, le titulaire de la marque avait déposé plus de 70 autres marques comme « Rolling Stones », « Princess Kate » ou encore « Kerviel » (sic), signe que ses intentions n’étaient peut-être pas bienveillantes ; 
  3. Enfin, la Cour a relevé que le titulaire de la marque avait déployé beaucoup d’efforts pour s’opposer à l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS, notamment en envoyant une lettre de mise en demeure (ce qui est classique), mais également en multipliant les courriers électroniques et même en alertant la Direction Départementale de la Protection des Populations. À vrai dire, l’argument peine à convaincre : il est parfois souhaitable de multiplier les démarches amiables avant d’engager un contentieux. 

Dans ces conditions, la Cour a considéré que « le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine et qu’il s’est trouvé détourné de sa fonction ». Il est vrai que la fraude résulte généralement dans l’intention de nuire à un tiers, intention qu’il est souvent difficile de caractériser, même dans des affaires ou la concomitance des événements peut laisser planer un doute sur la bonne foi du déposant. 

Il est à noter que la nullité n’entache pas nécessairement l’ensemble du dépôt de la marque et qu’il peut être intéressant de solliciter le cantonnement de cette nullité à certaines classes de produits ou de services, en l’occurrence les classes en cause dans le litige. Ce que n’avait pas demandé le titulaire de la marque en l’espèce, lequel a donc vu sa marque totalement annulée.