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La Ville de Paris ne parvient (définitivement) pas à obtenir l’annulation de la marque « SCOOTLIB »

Paris, la Ville-Lumière, son Vélib, son Autolib, son Scootlib… ou pas ! Depuis plusieurs années, la Mairie de Paris était opposée à une société Scootlib France qui avait procédé au dépôt d’une marque « SCOOTLIB » dès 2007, c’est-dire avant le dépôt de la marque « SCOOTLIB PARIS » par la municipalité en 2011.

La Mairie de Paris cherchait à faire annuler le dépôt de cette marque en raison, selon elle, de son caractère frauduleux. L’on sait que le dépôt frauduleux de marque est celui par lequel un opérateur tente sciemment de s’approprier une marque qui devrait revenir à un tiers. La Cour de cassation enseigne à cet égard que « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Cass. com., 25 avril 2006, 04-15.641).

La preuve de la fraude suppose donc la preuve… de l’intention de priver autrui d’un tel signe et de la nécessité de ce signe pour son activité. Il en résulte deux difficultés majeures : d’une part, la preuve de l’intention de nuire, complexe à rapporter en raison de son caractère éminemment subjectif ; d’autre part, la preuve que le signe en cause était véritablement « nécessaire ». Et, en l’occurrence, la Mairie de Paris a échoué dans cette double démonstration, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018 (pourvoi n° 17-24.582).

Selon la Mairie de Paris, la société Scootlib ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des marques antérieures « VELIB » et « AUTOLIB », de sorte qu’elle aurait dû savoir qu’une déclinaison de ces signes était envisagée en matière de scooters. Pour autant, peut-il exister un droit de propriété automatique sur tous les signes pouvant apparaitre comme la déclinaison d’une marque antérieure ? Pas nécessairement et cela dépendra du cas d’espèce. Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 mai 2017, avait estimé que tel n’était pas le cas et avait notamment considéré que Scootlib n’était pas de mauvaise foi.

La Cour de cassation lui donne raison en énonçant que la fraude suppose la preuve d’intérêts « sciemment méconnus ». En l’espèce, la société Scootlib n’avait pas nécessairement conscience du projet de la Mairie de Paris d’étendre l’idée d’un système de véhicules en libre service aux scooters, après les vélos et les autos. Selon l’arrêt, « il n’était pas établi que la mise en oeuvre d’un projet Scootlib’ avait fait l’objet d’une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque Scootlib ».

La décision est intéressante. Juridiquement fondée, elle peut tout de même laisser un goût d’inachevé dans la mesure où, le succès de Velib et d’Autolib étant incontestable, Scootlib avait peut-être eu l’intention d’en profiter et, peut-être également, de créer un certain amalgame dans l’esprit du public entre tous ces modes de déplacement partagés. Mais, alors, l’action en annulation de marque pour dépôt frauduleux pouvait effectivement ne pas apparaître comme le meilleur… véhicule juridique, si l’on puit dire. Car les faits en cause pouvaient peut-être davantage relever du parasitisme… ce qui avait cependant été évoqué par la municipalité parisienne et rejeté par la Cour d’appel en ces termes : 

« d'un point de vue conceptuel, s'ils ont la même construction associant le diminutif d'un moyen de transport au suffixe 'Lib' évoquant l'idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l'un et le scooter pour l'autre, pour en conclure que l'internaute d'attention moyenne ne pourra lorsqu'il accédera aux sites litigieux les confondre avec ceux de la Ville de Paris ou en attribuer l'origine à cette dernière ».

Une motivation éventuellement contestable mais qui relevait en tout état de cause du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.    

Le dépôt de marque frauduleux ne suppose pas nécessairement des droits antérieurs

Vaste question que le dépôt de marque frauduleux ! Comme chacun sait, la fraude corrompt tout (selon l’adage latin « fraus omnia corrumpit »), de sorte qu'appliqué en matière de droit de la propriété intellectuelle, celui qui dépose une marque de manière frauduleuse s’expose à l’annulation ultérieure de cette même marque par un tribunal.

Mais qu’est-ce qu’un dépôt frauduleux ? Comment apprécier la fraude ? La jurisprudence en la matière est assez pléthorique mais, dès lors que la fraude est appréciée au regard des faits de l’espèce, qui varient toujours sensiblement d’une affaire à l’autre, il est parfois difficile de dégager des principes intangibles

Une affaire tranchée récemment par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 octobre 2016) pourrait nous aider à y voir plus clair. Ce litige opposait le célèbre fabricant de vêtements GUESS à un individu qui avait déposé la marque « OUTLAW » pour viser notamment les vêtements (classe 25). Le titulaire de la marque se plaignait de l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS pour désigner un modèle de jeans et avait donc assigné GUESS en contrefaçon.

Stratégie judiciaire classique, GUESS avait répliqué en sollicitant la nullité de la marque qui lui était opposée, en invoquant la fraude. Elle soulevait à cet égard une multitude d’arguments qui ont fini par porter. Il n’est pas inutile de les reprendre ici afin de lister les indices qui peuvent permettre de caractériser la fraude dans des affaires similaires :

  1. La Cour relève que le titulaire de la marque déclarait connaître le monde du textile. Dans ces conditions, il ne pouvait pas, selon la Cour, ignorer que GUESS utilisait le signe « OUTLAW » pour désigner une gamme de jeans avant même le dépôt de la marque. Sur ce point, la Cour rappelle que, pour que la fraude soit constituée, il n’est pas nécessaire que le demandeur à la nullité soit lui-même titulaire d’une marque : un simple usage du signe litigieux est suffisant ;  
  2. La Cour reproche au titulaire de la marque de n’avoir pas réellement cherché à exploiter cette dernière après son dépôt. Le titulaire ne fournissait d’ailleurs aucune explication sur cette inertie. Il en découle que, pour les juges, l’idée d’un dépôt réalisé uniquement pour empêcher un tiers d’exploiter ce signe était crédible. Comme il existe des « patent trolls » pour les brevets, il peut également exister des « trademark trolls » pour les marques. Le troll est ici celui qui dépose une marque sans intention de s’en servir pour désigner des produits ou des services, mais uniquement pour empêcher un tiers de l’exploiter et ainsi tenter de monnayer un désistement, voire une cession de la marque. Or, dans cette affaire, le titulaire de la marque avait déposé plus de 70 autres marques comme « Rolling Stones », « Princess Kate » ou encore « Kerviel » (sic), signe que ses intentions n’étaient peut-être pas bienveillantes ; 
  3. Enfin, la Cour a relevé que le titulaire de la marque avait déployé beaucoup d’efforts pour s’opposer à l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS, notamment en envoyant une lettre de mise en demeure (ce qui est classique), mais également en multipliant les courriers électroniques et même en alertant la Direction Départementale de la Protection des Populations. À vrai dire, l’argument peine à convaincre : il est parfois souhaitable de multiplier les démarches amiables avant d’engager un contentieux. 

Dans ces conditions, la Cour a considéré que « le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine et qu’il s’est trouvé détourné de sa fonction ». Il est vrai que la fraude résulte généralement dans l’intention de nuire à un tiers, intention qu’il est souvent difficile de caractériser, même dans des affaires ou la concomitance des événements peut laisser planer un doute sur la bonne foi du déposant. 

Il est à noter que la nullité n’entache pas nécessairement l’ensemble du dépôt de la marque et qu’il peut être intéressant de solliciter le cantonnement de cette nullité à certaines classes de produits ou de services, en l’occurrence les classes en cause dans le litige. Ce que n’avait pas demandé le titulaire de la marque en l’espèce, lequel a donc vu sa marque totalement annulée.