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Encore un cas d'annulation de marque, cette fois pour atteinte à un nom commercial

Dans le prolongement de la précédente brève qui concernait un cas d'annulation de marque pour fraude, signalons cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2016 dans une affaire légèrement différente, mais qui permet à nouveau d'illustrer les règles relatives à l'annulation d'une marque déposée.

Cette affaire opposait deux sociétés qui exerçaient leurs activités sous la dénomination "SOLUTION EVENEMENTS" pour l'une et "SOLUTIONS EVENEMENTS" pour l'autre. La société B avait déposé la marque "SOLUTIONS EVENEMENTS" en 2008 et la société A avait sollicité l'annulation de cette marque pour atteinte à son nom commercial, qu'elle exploitait depuis 2004.

En première instance, comme en appel, les juges ont donné gain de cause à la société A demanderesse, sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, est interdit le dépôt d'une marque qui porte atteinte à un nom commercial antérieur, à condition de rapporter la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Dans les deux cas ici, les sociétés exerçaient leurs activités dans le domaine de l'événementiel. Compte tenu de la proximité des deux signes (qui ne se distinguaient que par la seule présence d'un "S"), le risque de confusion était difficilement contestable. La marque a donc été annulée.

L'intérêt de cet arrêt réside dans la réponse à un argument tiré de la prétendue "bonne foi" du déposant de la marque. La société B soutenait en effet qu'elle n'avait pas connaissance du nom commercial antérieur lorsqu'elle a procédé au dépôt, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'une forme d'exonération. Mais ce n'est pas ce que dit la loi. 

En effet, l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit les cas d'annulation de marque, expose que la sanction ne peut être évitée que si et seulement si la marque a été déposée de bonne foi et son usage a été toléré pendant cinq ans. Ce n'était pas le cas en l'espèce, la condition temporelle étant manquante.

Pour le surplus, on relèvera que la société A n'a pas obtenu gain de cause sur sa demande de condamnation au titre d'actes de concurrence déloyale, dès lors qu'elle n'est pas parvenue à démontrer que la société B avait choisi un nom commercial quasi-identique au sien dans le but de créer un risque de confusion ou de se placer dans le sillage de la société en demande. L'arrêt relève à rebours que le nom en question n'est pas distinctif, ce qui rejoint une jurisprudence déjà bien établie sur l'absence de protection des noms commerciaux trop banals. Et les juges de considérer que le fait de ne pas procéder à une recherche d'antériorité avant un dépôt de marque n'était pas fautif en soi.

On recommandera toutefois chaudement à tous les déposants de marque de procéder à une telle recherche auprès de leur avocat préféré, ne serait-ce que pour limiter le risque d'annulation de la marque par le juge plusieurs années après le dépôt. 

Le dépôt de marque frauduleux ne suppose pas nécessairement des droits antérieurs

Vaste question que le dépôt de marque frauduleux ! Comme chacun sait, la fraude corrompt tout (selon l’adage latin « fraus omnia corrumpit »), de sorte qu'appliqué en matière de droit de la propriété intellectuelle, celui qui dépose une marque de manière frauduleuse s’expose à l’annulation ultérieure de cette même marque par un tribunal.

Mais qu’est-ce qu’un dépôt frauduleux ? Comment apprécier la fraude ? La jurisprudence en la matière est assez pléthorique mais, dès lors que la fraude est appréciée au regard des faits de l’espèce, qui varient toujours sensiblement d’une affaire à l’autre, il est parfois difficile de dégager des principes intangibles

Une affaire tranchée récemment par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 octobre 2016) pourrait nous aider à y voir plus clair. Ce litige opposait le célèbre fabricant de vêtements GUESS à un individu qui avait déposé la marque « OUTLAW » pour viser notamment les vêtements (classe 25). Le titulaire de la marque se plaignait de l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS pour désigner un modèle de jeans et avait donc assigné GUESS en contrefaçon.

Stratégie judiciaire classique, GUESS avait répliqué en sollicitant la nullité de la marque qui lui était opposée, en invoquant la fraude. Elle soulevait à cet égard une multitude d’arguments qui ont fini par porter. Il n’est pas inutile de les reprendre ici afin de lister les indices qui peuvent permettre de caractériser la fraude dans des affaires similaires :

  1. La Cour relève que le titulaire de la marque déclarait connaître le monde du textile. Dans ces conditions, il ne pouvait pas, selon la Cour, ignorer que GUESS utilisait le signe « OUTLAW » pour désigner une gamme de jeans avant même le dépôt de la marque. Sur ce point, la Cour rappelle que, pour que la fraude soit constituée, il n’est pas nécessaire que le demandeur à la nullité soit lui-même titulaire d’une marque : un simple usage du signe litigieux est suffisant ;  
  2. La Cour reproche au titulaire de la marque de n’avoir pas réellement cherché à exploiter cette dernière après son dépôt. Le titulaire ne fournissait d’ailleurs aucune explication sur cette inertie. Il en découle que, pour les juges, l’idée d’un dépôt réalisé uniquement pour empêcher un tiers d’exploiter ce signe était crédible. Comme il existe des « patent trolls » pour les brevets, il peut également exister des « trademark trolls » pour les marques. Le troll est ici celui qui dépose une marque sans intention de s’en servir pour désigner des produits ou des services, mais uniquement pour empêcher un tiers de l’exploiter et ainsi tenter de monnayer un désistement, voire une cession de la marque. Or, dans cette affaire, le titulaire de la marque avait déposé plus de 70 autres marques comme « Rolling Stones », « Princess Kate » ou encore « Kerviel » (sic), signe que ses intentions n’étaient peut-être pas bienveillantes ; 
  3. Enfin, la Cour a relevé que le titulaire de la marque avait déployé beaucoup d’efforts pour s’opposer à l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS, notamment en envoyant une lettre de mise en demeure (ce qui est classique), mais également en multipliant les courriers électroniques et même en alertant la Direction Départementale de la Protection des Populations. À vrai dire, l’argument peine à convaincre : il est parfois souhaitable de multiplier les démarches amiables avant d’engager un contentieux. 

Dans ces conditions, la Cour a considéré que « le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine et qu’il s’est trouvé détourné de sa fonction ». Il est vrai que la fraude résulte généralement dans l’intention de nuire à un tiers, intention qu’il est souvent difficile de caractériser, même dans des affaires ou la concomitance des événements peut laisser planer un doute sur la bonne foi du déposant. 

Il est à noter que la nullité n’entache pas nécessairement l’ensemble du dépôt de la marque et qu’il peut être intéressant de solliciter le cantonnement de cette nullité à certaines classes de produits ou de services, en l’occurrence les classes en cause dans le litige. Ce que n’avait pas demandé le titulaire de la marque en l’espèce, lequel a donc vu sa marque totalement annulée.