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Les manquements à la Loi Informatique & Libertés peuvent-ils constituer des actes de concurrence déloyale ?

La Cour d’appel de Paris a récemment eu à juger une affaire qui illustre de manière intéressante comment la législation relative à la protection des données à caractère personnel peut éventuellement être utilisée dans le cadre d’un litige entre concurrents.

De la même manière que des atteintes au droit de la consommation (par exemple des actes de publicité trompeuse) peuvent être exploitées comme arme contre un tiers dans le cadre d’un litige de concurrence déloyale, les règles protectrices des personnes physiques et de leurs données personnelles pourraient bien en effet servir vis-à-vis d’un opérateur économique qui ne les respecte pas.

L’argument fut en tout cas utilisé dans le cadre d’un litige opposant la société Allopneus à la société Centrale Pneus. La première reprochait notamment à la seconde d’avoir pillé sa base de données de réparateurs automobiles, d’avoir copié son site internet et d’avoir également commis des actes de concurrence déloyale à son encontre.

S’agissant précisément de la concurrence déloyale, Allopneus soutenait que le non respect de la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978 par Centrale Pneus caractérisait une déloyauté à son égard. Elle évoquait plus précisément la question des cookies, ces petits fichiers texte qui sont utilisés pour enregistrer certaines informations relatives, par exemple, à la navigation sur internet.

Selon Allopneus, Centrale Pneus utilisait des cookies sur son site mais sans recueillir le consentement des utilisateurs. A vrai dire, même à supposer qu’il s’agisse d’une faute, on voit mal en quoi cela cause un préjudice à un concurrent qui, lui, respecterait la législation applicable. Mais l’idée était en soi intéressante et, dans le cadre d’un procès, pourquoi se priver d’un bon argument ?

Toutefois, la Cour d’appel de Paris n’a guère eu l’occasion de trancher le débat. Dans son arrêt du 5 juillet 2019, elle a tout d’abord relevé, ce qui est exact, que l’utilisation des cookies n’est pas toujours soumise au consentement des utilisateurs - en tout cas dans l’état actuel du droit et des « recommandations » de la CNIL. En particulier, les cookies dits « techniques », qui permettent le bon fonctionnement d’un site, par opposition aux cookies publicitaires, par exemple, doivent simplement faire l’objet d’une information des utilisateurs, pas d’un recueil du consentement.

Or, dans cette affaire, la Cour a estimé qu’Allopneus ne justifiait pas du fait que des cookies « Ga » et « Gat » seraient en réalité des cookies de mesure d’audience, lesquels doivent impérativement être acceptés par les internautes. 

Ainsi, les juges ont considéré que « les éléments produits au débat ne permettent pas à suffisance de caractériser une faute et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre ».

On le voit, l’arrêt ne ferme pas la porte à une condamnation sur ce fondement, à supposer toutefois que la preuve des agissements délictueux soit rapportée. Et pourtant, comme indiqué ci-dessus, il paraît difficile de considérer que le non respect de la législation relative à la protection des données personnelles puisse causer un préjudice direct au concurrent qui, lui, choisit de respecter la loi. 

S’il est exact que des actes de publicité trompeuse vont pouvoir vicier le consentement des consommateurs au moment d’un achat, par exemple, alors on peut en déduire qu’il s’agit d’une pratique malhonnête qui fait perdre des clients au concurrent respectueux des règles… Mais pour les données personnelles, cela semble plus difficile.

En tout cas, la Cour d’appel n’a pas dit que cela ne pourrait pas être le cas. A suivre, donc.  

Annulation de la marque « PILOTIMMO » en raison de l’existence d’un nom de domaine antérieur

L’affaire jugée le 4 juillet 2019 par la Cour d’appel d’Aix en Provence illustre à la fois le caractère non exhaustif de la liste des antériorités opposables à une demande de marque et… la bonne vieille histoire du « retour de bâton ».

En l’espèce, une société Pilotimmo, créée en juin 2004 et spécialisée dans promotion immobilière, avait déposé une marque « PILOTIMMO » en 2007 et se plaignait de l’usage par EDF et sa filiale Protertia FM de ce signe dans le cadre de noms de domaine sur internet, prétendument postérieurs à son propre usage.

N’ayant pu obtenir un règlement amiable du différend, Pilotimmo avait assigné EDF et Protertia FM en contrefaçon de marque en 2014. Déboutée de ses demandes, Pilotimmo avait interjeté appel du jugement qui avait considéré que les défenderesses justifiaient de droits d’auteur sur le signe « pilotimmo », antérieurs au dépôt de la marque.

En appel, l’arrêt rendu par la Cour d’Aix en Provence ne se fonde pas sur des droits d’auteur mais sur des droits portant sur les noms de domaine. En effet, EDF et sa filiale sont parvenues à démontrer qu’elles avaient réservé le nom de domaine pilotimmo.com dès 2002 et qu’EDF exploitait l’adresse URL pilotimmo.edf.fr depuis le mois de mars 2004. 

Ces droits sur ces noms de domaine ont conduit la Cour à considérer que « le dépôt de la marque PILOTIMMO a été effectué en portant atteinte au droit privatif appartenant aux sociétés EDF et Protertia sur les noms de domaine portant (sic) le signe ‘pilotimmo’ ».

La solution est intéressante, car elle confirme expressément qu’un nom de domaine peut constituer une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dresse la liste des droits antérieurs pouvant empêcher l’enregistrement d’une marque ou, comme en l’espèce, conduire à son annulation. 

L’on sait que cette liste n’est pas limitative, du fait de l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Ainsi, selon ce texte, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment » des droits d’auteur ou encore des droits sur un nom commercial, à condition toutefois, pour ce dernier, qu’il soit connu sur l’ensemble du territoire national et qu’il soit démontré un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le nom de domaine sur internet ne figure pas dans cette liste mais rien ne s’oppose à ce qu’il soit invoqué comme antériorité. A quelles conditions alors ? Selon cet arrêt, la condition de connaissance sur l’ensemble du territoire national n’est pas exigée. A vrai dire, cela paraît logique car un nom de domaine est nécessairement exploité dans le monde entier, compte tenu du caractère international du réseau.

La Cour exige seulement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel était démontré… par la société Pilotimmo elle-même, qui avait fondé son action sur l’existence d’un tel risque de confusion ! Dur retour à l’envoyeur…

De manière plus surprenante, la Cour n’exige pas de preuve d’usage du nom de domaine, en se contentant de retenir une date de réservation. Mais, plus étonnant encore, si cela était possible, la Cour fonde sa décision sur l’usage d’une URL pilotimmo.edf.fr, au sein de laquelle le mot « pilotimmo » n’est qu’un… sous-domaine du nom de domaine edf.fr

En somme, à en croire la Cour, il suffirait d’utiliser un mot dans une adresse sur internet pour que cela vaille usage en tant que nom de domaine. C’est, à notre connaissance, la première fois que la jurisprudence va aussi loin dans la reconnaissance de droits sur un nom de domaine… qui n’en est pas réellement un - on considère généralement que le nom de domaine n’est constitué que du mot qui précède le point et de l’extension (« elysee.fr », « tintin.com »…). C’est bien cette partie de l’adresse (et elle seule) qui fait l’objet d’un enregistrement et qui bénéficie donc d’une date certaine (au moins de réservation).

Bref, voici une décision rendue en plein torpeur caniculaire et qui ajoute une pierre à l’édifice du droit sur les noms de domaine. 


Pas de surprise : la copie des mentions légales d’un site concurrent est bien fautive.

La solution n’est guère nouvelle mais, compte tenu des pratiques en la matière, il n’est pas inutile de le répéter : copier les documents d’un concurrent engage la responsabilité de son auteur.

Généralement, la copie concerne des conditions générales d’utilisation ou de vente. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Rennes le 11 septembre 2018, la copie a porté sur… des mentions légales d’un site internet.

Oui, ces mentions légales qui ne font généralement que quelques paragraphes et qui ne présentent, la plupart du temps, aucune originalité, ne doivent pas être copiées, sous peine de commettre une faute pouvant donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts parfois substantiels (en tout cas bien plus élevés que le coût de la rédaction par un professionnel…).

Dans ce litige initié par une société de conception de sites internet pour des campings, il avait été constaté qu’un site d’une société d’hébergement de plein air reprenait les mentions légales obligatoires de la demanderesse, au point même que ses coordonnées d’identification (numéro RCS) n’avaient pas été remplacées. 

L’affaire avait été portée en justice (de minimis non curat praetor, dites-vous ?) et, après une condamnation en première instance, la solution est confirmée en appel, en ces termes :

« Des mentions légales, de quelque nature qu'elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d'activité présenté par le site.

Les recopier mot à mot a donc conduit la société TUVEDLACOM, qui exerce une activité concurrente de la société PYVER (…), de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière. La société TUVEDLACOM a donc commis une faute dont elle doit réparation. » 

L’arrêt ne vise pas expressément le grief de parasitisme, mais l’on comprend que c’est le fondement utilisé ici (« bénéficier, sans bourse délier » étant la terminologie habituelle en ce domaine). Evidemment, le droit d’auteur pouvait difficilement être invoqué, faute d’originalité suffisante pour les textes en cause (et la décision évoque bien un « léger travail de simplification linguistique »…), mais l’arrêt relève bien que, même si les contenus litigieux sont relativement standards d’un site à l’autre, il n’était pas ici pas démontré que c’était un modèle qui avait été utilisé.  

Il est intéressant de noter par ailleurs que le fait d’avoir utilisé le numéro de RCS de la société demanderesse (présentée donc à tort comme l’hébergeur du site) fait l’objet d’une condamnation spécifique. Le juges ont considéré que, compte tenu de la législation relatives aux données personnelles, l’utilisation de cet identifiant aurait pu être source d’ennuis :

« Ce comportement fautif, porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l'un des campings, justifie l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la société PYVER. » 

La rédaction peut paraître maladroite car, si la faute n’était guère contestable, en revanche aucun dommage n’avait été à déplorer à ce stade. Il apparaît donc bien ici une volonté des juges de sanctionner un comportement fautif (au-delà de la seule indemnisation d’un préjudice).

Au final, la reprise des textes du site internet donne lieu à une condamnation globale à payer 7.500 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 12.500 euros au total pour cinq paragraphes de mentions légales… Voilà qui pourrait donner à réfléchir.


Le titre « Mémoire Fauve » jugé original et contrefait par « Mémoires Fauves »

Par un arrêt du 19 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’expression « Mémoire Fauve », utilisés en tant que titre d’un roman, était originale et qu’elle avait été contrefaite par le titre d’une autre oeuvre, « Mémoires Fauves », publiée quelques mois plus tard.

Le roman « Mémoire Fauve », publié en 2014 aux éditions Alma, relate l’histoire d’une femme qui sombre dans le coma puis, à son réveil, ne se souvient que des deux semaines précédant son accident. Le roman « Mémoires Fauves », lui, publié en 2015 aux éditions Calmann-Levy, relate l’histoire d’une rock star qui se remémore sa carrière. 

Les deux ouvrages n’avaient donc guère d’éléments en commun, à l’exception du thème de la mémoire et… de leur titre, l’un au singulier, l’autre au pluriel. L’auteur du premier roman avait assigné l’auteur du second, ainsi que son éditeur, en contrefaçon de droit d’auteur.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté le demandeur au motif que le titre n’était pas original. Le jugement est toutefois infirmé en appel.

En effet, la Cour considère que, si les mots « Mémoire » et « Fauve » sont courants, leur association ne l’est pas et fait preuve d’une originalité. Elle rappelle en sus, règle constante en jurisprudence, que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon. 

Les défendeurs sont condamnés à 5.000 euros de dommages et intérêts. Plus gênant, la commercialisation du roman « Mémoires Fauves » est interdite sous ce titre et les exemplaires en stock chez les libraires devront être retirés des rayons sous 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par ouvrage contrefaisant. 

Autant dire que « Mémoires Fauves » risque de devenir collector ! 

Référence de la décision : CA Paris, 19 avril 2019, RG n° 18/09300

Sur l’affaire Jappeloup : quand le nom d’un cheval est invoqué à titre d’antériorité d’une marque déposée

Pour pouvoir être valablement déposé, puis enregistré en tant que marque, un signe doit être « disponible ». L’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dresse à cet égard une liste des signes pouvant constituer des antériorités susceptibles de priver une marque de sa validité, dont, évidemment, une marque antérieure, mais aussi un droit d’auteur ou encore les droits de la personnalité d’un tiers.

Ces droits (parmi lesquels figure le nom patronymique) sont d’ordinaire attachés à une personne physique. Peuvent-ils être attachés à un animal ? La question s’est posée dans le cadre d’une affaire relative à la marque « JAPPELOUP ». 

Jappeloup, né en 1975, était un cheval remarquable, vainqueur de nombreuses compétitions. Il était ainsi détenteur d’une médaille d'or en saut d'obstacles aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, de cinq Grands Prix en Coupe du monde, de deux titres de champion de France, d’un titre de champion d'Europe, ou encore d’un titre de champion du monde par équipes. Il est mort en 1991. Sa notoriété est telle qu’un film lui a été consacré il y a quelques années. 

Le litige est né du fait que l’éleveur dans la ferme duquel le cheval est né a cru bon de déposer plusieurs marques comportant le nom « JAPPELOUP », alors même que l’animal avait été vendu plusieurs années auparavant à celui qui deviendrait son cavalier attitré. Dès 1986, l’éleveur a déposé une marque « JAPPELOUP » visant les « fouets et sellerie, vêtements, animaux vivants et boissons alcooliques ». En 1996, il a déposé une marque verbale puis, en 2011, une marque semi-figurative comportant encore ce nom.

Le cavalier avec qui Jappeloup a remporté tous ses succès a, pour sa part, déposé une marque « JAPPELOUP » en 1999. En 2012, il a assigné l’éleveur afin de notamment de faire juger que les marques déposées par ce dernier violaient ses droits antérieurs. Il cherchait également à en obtenir la revendication. 

L’action en revendication de marque est permise par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. » 

Passons sur la question de la prescription de l’action pour nous concentrer sur le coeur du sujet, à savoir l’existence ou non d’une « fraude » en l’espèce. La Cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige en appel, devait se prononcer sur le point de savoir si l’éleveur avait ou non porté atteinte aux droits du cavalier en déposant ses marques « JAPPELOUP ».

Le cavalier soutenait que la liste des antériorités visées à l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas limitative. Il invoquait à ce titre la « notoriété » du cheval, ainsi que son nom. Une décision de l’OHMI (l’office européen de la propriété industrielle, devenu EUIPO) de 2013 avait pourtant jugé que le nom patronymique d’un animal ne pouvait pas être protégé au titre des droits de la personnalité.

Si cette solution a été reprise par la Cour d’appel (le principe est donc sauf), les juges ont en revanche adopté une démarche assez alambiquée pour reconnaître in fine que le nom du cheval, associé au nom de son cavalier, constituait une « valeur patrimoniale » susceptible d’être invoquée en tant qu’antériorité à un dépôt de marque.

Selon l’arrêt, « la valeur patrimoniale acquise par un nom peut contribuer à le rendre indisponible à titre de marque en le transformant en un droit antérieur tel que ceux qui sont énumérés de manière non exhaustive à l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. » 

En l’espèce, les juges ont estimé que le nom du cheval et celui de son cavalier, « par la notoriété associée à leur image combinée, pouvait constituer un élément de la personnalité » du cavalier.

En somme, la Cour a opéré un raccourci assez étonnant, estimant que le nom d’un cheval était devenu… un élément de la personnalité d’un être humain.

Pour se justifier, l’arrêt relève que plusieurs pièces versées au débat démontrent cette notoriété associant le cheval à son cavalier, jusqu’à retenir que « la notoriété du cheval JAPPELOUP et de son cavalier a été exploitée de façon réitérée par la production et la distribution du film à destination du grand public JAPPELOUP réunissant des acteurs connus tels Daniel Auteuil, Jacques Higelin et Guillaume Canet ».

Il en déduit que « la qualité de champion d’équitation » est un élément de la personnalité du cavalier et que, cette qualité étant associée au nom du cheval, constitue un droit de la personnalité opposable. Le dépôt de la marque « JAPPELOUP » par l’éleveur constituait portait donc atteinte à la fois au nom du cavalier et à son image en tant que cavalier propriétaire du cheval. 

Et la Cour de faire droit à la demande en revendication des marques litigieuses.

Voici donc une décision assez acrobatique, ce qui au demeurant fait honneur à un cheval spécialiste du saut d’obstacles ! 


 La méthode Montessori au coeur d’un procès pour parasitisme

Les méthodes alternatives d’enseignement connaissent un certain succès depuis quelques années et, en particulier, la pédagogie créée par Maria Montessori au début du 20ème siècle concentre l’attention de parents de plus en plus nombreux. 

Certains fabricants de jouets se sont inspirés de cette méthode pour proposer une gamme d’outils destinés à susciter l’éveil des enfants. C’est en particulier le cas de la chaîne de magasins « Nature & Découverte », qui a commercialisé à compter d’octobre 2014 une série de 10 jouets sous l’appellation « Matériel Montessori », composée notamment d’un hochet grelot, d’un hochet à disques liés, d’une balle de préhension en tissu dénommée 'Balle Puzzle' et d’une boîte à formes comportant des couvercles (ou plateaux interchangeables) troués dont 4 correspondent chacun à une forme différente (cercle, triangle, carré, et fente).

Nature & Découverte s’est plainte de la commercialisation, au début de l’année 2015, par un spécialiste du jouet pour enfants, la société Oxybul, de certains jouets eux aussi inspirés de la méthode Montessori sous la dénomination « Ateliers Montessori », et plus particulièrement de 8 jouets dont un hochet grelot, un hochet à disques liés, une balle de préhension en tissu et une boîte à solides qu’elle estimait « fortement similaires » à ses propres jouets. 

Se plaignant d’actes de parasitisme, Nature & Découverte a assigné Oxybul devant le Tribunal de commerce de Paris, lequel a condamné Oxybul (devenue Okaidi) par jugement du 3 juillet 2017. Okaidi a interjeté appel de la décision.

Nature & Découverte argumentait sur le fait que l’offre d’Oxybul / Okaidi était trop proche de la sienne, étant indiqué que, jusqu’alors, les jouets utilisés dans les écoles Montessori provenaient exclusivement de certaines sociétés agréées par les écoles, à des prix élevés. Nature & Découverte reprochait donc à Oxybul de s’être non seulement inspirée de sa propre gamme, mais d’avoir également copié la méthode de commercialisation. 

Pour sa part, Oxybul répliquait que le fait de démocratiser une pédagogie dont la nature même est l'accessibilité ne pouvait pas constituer un acte de concurrence déloyale ou parasitaire et qu’il n’était pas démontré qu’elle s’était placée dans le sillage de Nature & Découverte. 

Ce n’est pas ce qu’a retenu la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 mars 2019, qui a confirmé le jugement de première instance dans (presque) toutes ses dispositions. La décision est intéressante en ce qu’elle retient des actes de parasitisme économique entre deux concurrents, aux motifs suivants.

D’une part, la Cour relève les ressemblances étroites entre les jouets de Nature & Découverte et d’Oxybul, alors même qu’il existait plusieurs variantes possibles et qu’Oxybul avait fait le choix de se fournir, pour certains d’eux, auprès du même fournisseur que son concurrent. Selon l’arrêt, 

« s’il ne peut être considéré comme nécessairement déloyal pour une société, connue comme promouvant des jouets d'éveil, de s'inspirer de la méthode Montessori pour commercialiser une collection de jouets, il n'en demeure pas moins surprenant que 4 des 8 jouets d'une gamme, soit la moitié, présentent une allure fort similaire à ceux commercialisés depuis quelques mois par une autre société disposant d'un certain nombre de lieux de vente proches, et qu'au surplus 3 d'entre eux soient réalisés en bois par le même fabricant étranger. » 

D’autre part, la Cour reproche à Oxybul de s’être placée sur le même créneau commercial que Nature & Découverte, en proposant ces jouets à « prix doux » :

« la société Oxybul devenue Okaidi a en fait repris sans nécessité, pour la moitié de sa gamme de jeux d'éveil inspirés de la même pédagogie, des jeux similaires avec l'idée nouvelle de les mettre à la portée des familles alors que les matériels issus de la méthode Montessori étaient précédemment réservés moyennant des prix plus élevés (ce qui n'est pas discuté) à des professionnels agréés du réseau Montessori ». 

En définitive, et reprenant une formulation classique, la Cour d’appel a jugé que la société Oxybul « prétend vainement ne pas s'être ainsi approprié une valeur économique individualisée susceptible de procurer à la société Nature & découvertes un avantage concurrentiel, fruit d'un investissement intellectuel et matériel significatif ». 

L’arrêt est notable dans la mesure où le cumul des deux reproches est constitutif du parasitisme et où l’on peut se demander si, pris isolément, chacun d’eux aurait suffi pour aboutir à une condamnation. Si Oxybul avait repris certains modèles de jouets mais en les proposant à un prix « habituel » s’agissant d’outils Montessori, aurait-elle été accusée de la même façon ? 

Notons que les dommages et intérêts ont été revus à la baisse entre la première instance et l’appel, la Cour ayant évalué le préjudice de Nature & Découverte à la somme de 100.000 euros au lieu d’un peu plus de 128.000 euros. L’appel n’était donc pas totalement vain. 



Rent a Car ne parvient (finalement) pas à faire reconnaître la validité de sa marque.

Nous avions rendu compte, en juin 2017, d’un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une affaire opposant les deux sociétés de location de véhicules, Enterprise (Citer), d’une part, et Rent a Car, d’autre part. Dans ce litige, Rent a Car reprochait à son concurrent d’avoir déposé une marque « ENTERPRISE RENT A CAR » alors qu’elle prétendait disposer de droits sur une marque antérieure « RENT A CAR » et invoquait donc des actes de contrefaçon.

Las, le Tribunal de grande instance, puis la Cour d’appel de Paris avaient chacun débouté Rent a Car de ses demandes au motif, notamment, que la marque « RENT A CAR » était dépourvue de caractère distinctif. En l’occurrence, les juges avaient considéré que le public français moyen comprenait que l’expression « RENT A CAR » signifiait en anglais « LOUER UNE VOITURE », de sorte que ce signe était insusceptible de distinguer les services de location de la société Rent a Car de services concurrents

La Cour de cassation, toutefois, à la suite du pourvoi formé par Rent a Car, avait reproché à l’arrêt d’appel de ne pas avoir répondu aux arguments de l’appelante concernant un hypothétique caractère distinctif qui aurait été acquis par l’usage intensif de la marque « RENT A CAR ». L’arrêt avait donc été cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée, devant statuer sur renvoi après cassation.

Le dénouement de cette affaire vient peut-être de se produire avec un arrêt du 15 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris, qui a confirmé l’arrêt d’appel et considéré que la marque « RENT A CAR » n’avait pas de caractère distinctif au moment de son dépôt et n’en avait pas acquis non plus par l’usage

La (très) longue décision est intéressante, car la Cour d’appel prend soin (afin d’éviter une éventuelle cassation) d’analyser dans le détail les pièces versées aux débats par Rent a Car. L’arrêt relève ainsi que Rent a Car « démontre à suffisance (…) qu’elle a fait un usage intensif de sa marque », qui est toutefois une marque semi-figurative, c’est-à-dire un élément verbal (les mots « RENT A CAR ») associé à un élément graphique.

La Cour estime toutefois que, parce que de nombreux concurrents font usage de l’expression « RENT A CAR » dans leurs marques ou leurs dénominations sociales, que ces termes ne sont pas distinctifs et qu’au sein de la marque évoquée, seuls les éléments graphiques le sont :

« eu égard à ces éléments qui montrent un usage très répandu des termes descriptifs « rent a car » dans le secteur de la location de véhicules, à l’absence totale de distinctivité intrinsèque de la marque verbale invoquée, au fait qu’au sein de la marque (…) dont l’usage intensif est démontré, seuls les éléments figuratifs (…) sont distinctifs (…), la société RENT A CAR ne démontre pas que, malgré l’usage intensif qu’elle a fait de sa marque semi-figurative englobant sa marque verbale, cette marque verbale est devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société RENT A CAR ». 

Pourtant, Rent a Car versait aux débats un sondage démontrant que sa marque (ou son nom…) avaient une certaine notoriété en France, cependant insuffisante aux yeux de la Cour, puisqu’elle n’arrivait qu’en cinquième position derrière Hertz, Avis et consorts. Les juges en retiennent une « notoriété relative », empêchant de conférer un caractère distinctif à cette marque.

Un enseignement de cette décision tient au fait que le dépôt d’une marque semi-figurative (avec un logo) ne peut pas toujours “sauver” un élément verbal descriptif des produits ou services en cause. En d’autres termes, si l’élément verbal n’est que générique ou descriptif, alors il sera difficile de l’opposer à des tiers qui l’exploitent également - sauf évidemment à rapporter la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Et l’on pense alors à la jurisprudence « VENTE-PRIVEE », qui avait fini par reconnaître le caractère distinctif de la marque, mais, il est vrai, au regard d’une notoriété sans commune mesure dans le domaine du commerce électronique (et pourtant cette marque vient d’être abandonnée !).

L’une des questions soulevées à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation trouve une réponse par cet arrêt, à savoir que l’usage intensif d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial ne peut pas, semble-t-il, permettre de conférer un caractère distinctif à une marque de base descriptive (le contraire eût été étonnant). 

La procédure se solde donc par un lourd échec pour Rent a Car, qui perd également sur le fondement de la concurrence déloyale, et qui devra donc (à moins d’un pourvoi) faire son deuil de défendre l’expression « RENT A CAR » contre des usages par des concurrents… Ce qui ne l’empêche pas, évidemment, d’utiliser cette expression pour son activité.   

Un nom de canapé peut faire l’objet d’un usage à titre de marque

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 23 janvier 2019 (17-18.693) un arrêt intéressant dans un litige opposant deux fabricants de meubles, la société Caravane, d’une part, et la société Roche Bobois, d’autre part. La première, titulaire d’une marque « CARAVANE » visant les canapés, reprochait à la seconde l’utilisation du signe « KARAWAN » pour désigner l’une de ses créations, à savoir un… canapé. 

Caravane avait donc assigné son concurrent au titre d’actes de contrefaçon de marque et, par un arrêt du 24 mars 2017, la Cour d’appel de Paris était entrée en voie de condamnation en considérant à la fois que ce signe « KARAWAN » constituait l’imitation de la marque antérieure « CARAVANE » et que son usage était bien constitutif d’une atteinte à cette marque.

La société Roche Bobois s’était pourvue en cassation et son pourvoi reposait essentiellement sur la notion d’usage à titre de marque. L’on sait que, pour que la contrefaçon de marque soit caractérisée, il est indispensable de démontrer que l’usage d’un signe (imitant potentiellement une marque antérieure) doit être fait pour distinguer des produits ou des services de ceux de concurrents. Plus juridiquement encore, il doit s’agir d’un usage « à titre de marque » et non, par exemple, à titre de simple dénomination sociale. 

Or, en l’occurrence, Roche Bobois prétendait que le signe « KARAWAN » était utilisé uniquement à titre de dénomination d’un canapé de manière à permettre son référencement. Elle soutenait également que le consommateur ne pouvait pas être trompé sur l’origine du produit portant cette dénomination, puisqu’il savait qu’il provenait de Roche Bobois, seul le signe « ROCHE BOBOIS », également déposé en tant que marque, assurant, selon la demanderesse au pourvoi, la fonction de garantie d’origine.

Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi l’argumentation du pourvoi et a rejeté ce dernier en relevant tout d’abord que, sur les affiches de présentation des produits concernés, c’est le signe « KARAWAN » qui apparaissait de manière prépondérante, le signe « ROCHE BOBOIS étant, pour sa part, placé en bas des affiches et « éclipsé », nous dit l’arrêt, par le signe litigieux. Toujours sur un plan factuel, la Cour de cassation retient que le nom « KARAWAN » était reproduit sur les présentoirs, sur les catalogue, et qu’une recherche sur Google associant les mots « canapés » et « karajan » renvoyait automatiquement vers la gamme des produits en cause. 

La Cour de cassation valide donc l’arrêt d’appel, selon lequel le mot « KARAWAN » et son mode d’utilisation avaient pour but « de distinguer et d’individualiser [les] produits [de Roche Bobois] auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement »

La décision retient l’attention car il est exact que, sous l’influence de la jurisprudence de l’Union européenne, la contrefaçon de marque (en particulier en cas d’imitation) suppose dorénavant de rapporter la preuve d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque. Cela signifie que le titulaire de la marque imitée doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public visé quant à l’identité du fabricant du produit concerné. Et lorsque le produit est commercialisé sous une marque plus globale (en l’occurrence, le nom du fabricant), alors il est tentant de considérer que l’atteinte à cette fonction de garantie n’est pas constituée.

Les juges de la Cour suprême n’entrent pas dans cette distinction et retiennent en l’occurrence l’usage du signe dans le but de distinguer un produit (y compris par rapport à d’autres modèles du même fabricant). Il y a donc bien, ici, usage à titre de marque, peu important donc que le consommateur ne puisse pas tout à fait être trompé quant à l’identité du fabricant (sachant que Caravane est une marque à part entière et que ses créations ne sont pas distribuées chez Roche Bobois).

La Ville de Paris ne parvient (définitivement) pas à obtenir l’annulation de la marque « SCOOTLIB »

Paris, la Ville-Lumière, son Vélib, son Autolib, son Scootlib… ou pas ! Depuis plusieurs années, la Mairie de Paris était opposée à une société Scootlib France qui avait procédé au dépôt d’une marque « SCOOTLIB » dès 2007, c’est-dire avant le dépôt de la marque « SCOOTLIB PARIS » par la municipalité en 2011.

La Mairie de Paris cherchait à faire annuler le dépôt de cette marque en raison, selon elle, de son caractère frauduleux. L’on sait que le dépôt frauduleux de marque est celui par lequel un opérateur tente sciemment de s’approprier une marque qui devrait revenir à un tiers. La Cour de cassation enseigne à cet égard que « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Cass. com., 25 avril 2006, 04-15.641).

La preuve de la fraude suppose donc la preuve… de l’intention de priver autrui d’un tel signe et de la nécessité de ce signe pour son activité. Il en résulte deux difficultés majeures : d’une part, la preuve de l’intention de nuire, complexe à rapporter en raison de son caractère éminemment subjectif ; d’autre part, la preuve que le signe en cause était véritablement « nécessaire ». Et, en l’occurrence, la Mairie de Paris a échoué dans cette double démonstration, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018 (pourvoi n° 17-24.582).

Selon la Mairie de Paris, la société Scootlib ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des marques antérieures « VELIB » et « AUTOLIB », de sorte qu’elle aurait dû savoir qu’une déclinaison de ces signes était envisagée en matière de scooters. Pour autant, peut-il exister un droit de propriété automatique sur tous les signes pouvant apparaitre comme la déclinaison d’une marque antérieure ? Pas nécessairement et cela dépendra du cas d’espèce. Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 26 mai 2017, avait estimé que tel n’était pas le cas et avait notamment considéré que Scootlib n’était pas de mauvaise foi.

La Cour de cassation lui donne raison en énonçant que la fraude suppose la preuve d’intérêts « sciemment méconnus ». En l’espèce, la société Scootlib n’avait pas nécessairement conscience du projet de la Mairie de Paris d’étendre l’idée d’un système de véhicules en libre service aux scooters, après les vélos et les autos. Selon l’arrêt, « il n’était pas établi que la mise en oeuvre d’un projet Scootlib’ avait fait l’objet d’une évocation publique par la Ville de Paris avant le dépôt de la marque Scootlib ».

La décision est intéressante. Juridiquement fondée, elle peut tout de même laisser un goût d’inachevé dans la mesure où, le succès de Velib et d’Autolib étant incontestable, Scootlib avait peut-être eu l’intention d’en profiter et, peut-être également, de créer un certain amalgame dans l’esprit du public entre tous ces modes de déplacement partagés. Mais, alors, l’action en annulation de marque pour dépôt frauduleux pouvait effectivement ne pas apparaître comme le meilleur… véhicule juridique, si l’on puit dire. Car les faits en cause pouvaient peut-être davantage relever du parasitisme… ce qui avait cependant été évoqué par la municipalité parisienne et rejeté par la Cour d’appel en ces termes : 

« d'un point de vue conceptuel, s'ils ont la même construction associant le diminutif d'un moyen de transport au suffixe 'Lib' évoquant l'idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l'un et le scooter pour l'autre, pour en conclure que l'internaute d'attention moyenne ne pourra lorsqu'il accédera aux sites litigieux les confondre avec ceux de la Ville de Paris ou en attribuer l'origine à cette dernière ».

Une motivation éventuellement contestable mais qui relevait en tout état de cause du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.    

La saveur d’un aliment ne peut pas être protégée par le droit d’auteur.

Alors que la question de la protection des recettes de cuisine par le droit d’auteur, comme celle de l’odeur d’un parfum d’ailleurs, refait régulièrement surface, la Cour de Justice de l’Union européenne vient d’affirmer que la saveur d’un aliment ne pouvait pas être protégée. 

C’est en effet par un arrêt du 13 novembre 2018 que la Cour a jugé que la saveur d’un produit alimentaire ne pouvait pas être assimilée à une oeuvre de l’esprit.

L’affaire concernait la saveur d’un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes (pas celui que l’on connaît ici !). En l’occurrence, une société néerlandaise reprochait à l’un de ses concurrents d’avoir commercialisé un produit imitant le goût de son fromage (le « Heksenkaas ») et invoquait à cet égard la protection par la propriété littéraire et artistique.

Devant les juridictions hollandaises, le demandeur avait perdu en première instance, faute, selon le tribunal, d’avoir indiqué quels éléments de la saveur du Heksenkaas faisaient preuve d’originalité et portaient la marque d’une empreinte personnelle. Cette lacune aurait abouti à la même solution en France…

La société avait interjeté appel et la Cour saisie du recours a choisi de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union, après avoir expressément relevé, dans son arrêt de renvoi, que la Cour de cassation française avait rejeté la protection des fragrances, dans le cadre d’un arrêt du 10 décembre 2013.

Il est vrai que les questions de la protection d’une odeur et d’un goût sont très similaires. La plus haute instance juridictionnelle de l’Union devait donc interpréter le droit de l’Union et donner son avis, lequel devrait avoir une portée très large.

Très classiquement du point de vue français, la Cour de Justice a rappelé que la protection du droit d’auteur ne pouvait porter que sur une « oeuvre ». Cela signifie qu’il faut démontrer l’existence d’une création intellectuelle, laquelle doit prendre une forme originale.

Seule la forme peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, ce qui suppose une identification de l’oeuvre avec suffisamment de précision et d’objectivité : « ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur ».

Or, selon la Cour, « la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire ». Reprenant l’argumentation de la Cour de cassation, l’arrêt indique que l’identification d’une saveur repose essentiellement sur « des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables ». Elles dépendent en effet de facteurs liés à la personne qui goûte le produit, notamment son âge, ses préférences alimentaires, ses habitudes de consommation, de même que l’environnement ou le contexte de la dégustation.

A vrai dire, on pourrait appliquer le même raisonnement à un tableau ou à une musique. Leur perception dépend étroitement de la personnalité de celle ou celui qui les perçoit.

Au demeurant, relève la Cour, et c’est peut-être ici l’argument le plus substantiel, il n’est pas aujourd’hui possible (« en l’état actuel du développement scientifique ») de distinguer la saveur de plusieurs produits d’une manière précise et objective.  

Il n’est donc pas possible, au regard de la Directive 2001/29 de l’Union européenne portant sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins, de considérer qu’une saveur pourrait être protégée par la propriété littéraire et artistique.

Cette décision pourrait bien conforter, en France, la position de la Cour de cassation relative à la protection des fragrances, dont on sait qu’elle fait face à une certaine fronde de la part des juges du fond. 

La qualité d’auteur d’un spectacle doit être démontrée.

Par un arrêt du 13 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix en Provence a tranché un litige opposant une artiste à un auteur qui réclamait des droits de propriété intellectuelle sur un spectacle seule-en-scène.

Le spectacle en question, « Mado la Niçoise », a été présenté en 2006 dans plusieurs versions successives. Dès 2009, un individu prétendant avoir participé à sa conception sans pour autant voir son nom mentionné en tant qu’auteur sur les affiches a assigné la société de production qui exploitait le spectacle.

En l’occurrence, le demandeur soutenait avoir conclu un contrat avec la société de production, prévoyant sa participation à l’écriture du spectacle en contrepartie du règlement d’une somme forfaitaire. Il revendiquait la qualité d’auteur, quand la défenderesse répondait qu’il ne pouvait prétendre au mieux qu’au titre de « collaborateur à l’écriture », excluant de fait l’existence de droits d’auteur sur le travail fourni.

La société de production indiquait que l’artiste principale du spectacle avait eu recours à un pool de collaborateurs lui soumettant des idées dans lesquelles elle était libre de piocher pour s’inspirer et développer ainsi le personnage qu’elle avait créé initialement. 

Pour sa part, le demandeur invoquait certains éléments à l’appui de sa démonstration, notamment le fait qu’il avait signé un contrat prévoyant une cession des droits d’auteur, ainsi qu’une déclaration à l’AGESSA, la caisse de sécurité sociale des artistes.

Cependant, la Cour a refusé de faire droit à ses demandes. Conformément à une jurisprudence constante, qui exclut toute présomption en la matière, elle a rappelé que la qualité d’auteur devait être démontrée de manière certaine, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Les juges ont ainsi retenu que le demandeur était intervenu « dans un cadre contraint », en l’occurrence : le contenu des textes qui lui était imposé, les indications données par la créatrice du concept et des personnages, ainsi que « le genre, la description du sujet, les intentions, la durée, le cadre de l'oeuvre », le tout « lui interdisant tout pouvoir de décision et ainsi de manifester sa personnalité et son originalité ».

N’est-il pas possible de conférer l’empreinte de sa personnalité à une oeuvre dont la création est entourée de contraintes ? A priori si, mais tout est question de preuve. En l’espèce, la Cour relève que l’artiste principale du spectacle « avait seule l'initiative de la création des personnages, des thèmes, des orientations ». En outre, l’artiste empêchait le collaborateur « de s'opposer aux modifications et propositions d'écritures de la créatrice du concept ». En somme, le demandeur ne faisait que soumettre des idées, lesquelles sont de libre parcours.

La solution rappelle la jurisprudence en matière de création de bijoux : il a été jugé qu’un dessinateur ne pouvait pas revendiquer des droits d’auteur sur des modèles créés selon les instructions de son employeur. En particulier, le 19 décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt déboutant le dessinateur, au motif notamment que « les sociétés [employeurs] avaient le pouvoir d'initiative sur la création et en contrôlaient le processus jusqu'au produit finalisé en fournissant à l'équipe des directives et des instructions esthétiques afin d'harmoniser les différentes contributions ».


Il est donc essentiel, pour que des droits d’auteur puissent naître sur la tête d’un individu, que ce dernier dispose d’une latitude suffisamment large pour donner véritablement libre cours à son pouvoir de création.  

L’ancien franchisé doit cesser d’utiliser la marque du franchiseur au terme du contrat de franchise

La Cour d’appel de Douai a rendu, le 30 août 2018, un arrêt intéressant concernant les liens entre le contrat de franchise et le droit des marques. 

L’affaire concernait la franchise « PIZZA CITY », un réseau de restaurants italiens dédiés, comme son nom l'indique, à la pizza. Une société avait accepté d’entrer dans cette franchise et pouvait donc utiliser la marque « PIZZA CITY » déposée par le franchiseur dans le cadre de l’exploitation de son restaurant.

Le franchiseur avait toutefois ultérieurement décidé de céder son fonds de commerce à un tiers, qui reprenait donc la tête de la franchise. Le franchisé avait alors refusé ce transfert, ce qui marquait la fin du contrat de franchise.

En effet, le contrat de franchise est conclu « intuitu personae », en considération de la personne de chacune des parties, de sorte qu’un franchiseur ne peut pas imposer un transfert de la franchise à un tiers, sans le consentement exprès de ses franchisés.

Dans ces conditions, le franchisé devait cesser d’utiliser la marque « PIZZA CITY » mais s’était refusé de le faire. Le nouveau franchiseur avait donc assigné cet ancien franchisé au titre d’actes de contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Lille puis la Cour d’appel de Douai ont successivement condamné l’ancien franchisé, en considérant que « par l'effet de la vente du fonds de commerce de la SARL Pizza City [franchiseur initial] comprenant expressément, aux termes du contrat de vente, la marque litigieuse, le contrat de franchise conclu entre les sociétés SARL Pizza City et Ecodis [franchisé] ne pouvait plus être utilement poursuivi en l'absence de l'un de ses éléments essentiels. » 

Dans ces conditions, l’ancien franchisé ne pouvait pas utilement « opposer le contrat de franchise à la société Pizza City [nouveau franchiseur] pour prétendre qu'il lui permettait d'exploiter la marque Pizza City jusqu'au terme fixé par le contrat ». En d’autres termes, le contrat de franchise était éteint et la licence de marque aussi.

Au demeurant, la Cour a considéré que le franchiseur initial était bien en droit de céder son fonds de commerce à un tiers et qu’il n’avait pas commis de faute vis-à-vis de son ancien franchisé. Elle a condamné le franchisé à régler au nouveau franchiseur une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. En revanche, ayant cessé entre-temps l’exploitation de la marque « PIZZA CITY », l’ancien franchisé ne pouvait pas se voir interdire cette utilisation sous astreinte.

Point intéressant de l’arrêt, il est rappelé l’intérêt de la publication d’une cession de marque au Registre National des Marques, puisque c’est cette publication qui a permis au nouveau franchiseur d’agir contre l’ancien franchisé en contrefaçon.

Cookies : le Conseil d'Etat confirme l'obligation de recueil du consentement pour les cookies publicitaires.

Par un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat a confirmé la sanction de l'éditeur du site internet Challenges.fr pour non respect de la législation relative aux "cookies", ces petits fichiers qui sont déposés sur le dispositif de stockage d'un terminal informatique par les sites, dont certains peuvent avoir une finalité publicitaire.

Dans cette affaire, la CNIL avait reproché à la société Croque Futur de n'avoir pas suffisamment informé les internautes quant aux cookies utilisés sur le site Challenges.fr, ni avoir recueilli leur consentement en vue de la pose et du stockage de ces fichiers.

Le Conseil d'Etat a confirmé la sanction de la CNIL en rappelant les termes de la loi (en particulier la Loi Informatique & Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 juin 2018 intégrant le RGPD) et en particulier l'obligation, qui pèse sur les éditeurs de sites internet, d'une "information claire et complète (...) sur les témoins de connexion ("cookies") qui sont susceptibles d'être déposés, notamment sous la forme de fichiers, sur leurs terminaux lorsqu'ils visitent un site".

La juridiction administrative rappelle que l'information doit porter sur les finalités des cookies et sur les moyens de s'opposer à leur stockage. En outre, l'information n'est pas suffisante, puisque le consentement des internautes doit également être obtenu, à moins que le cookie n'ait qu'une finalité technique.

De manière intéressante, le Conseil d'Etat estime que le fonctionnement du site et son modèle économique (le financement par la publicité) ne justifient pas une dérogation à ces règles : "contrairement à ce que soutient la société, le fait que certains "cookies" ayant une finalité publicitaire soient nécessaires à la viabilité économique d'un site ne saurait conduire à les regarder comme "strictement nécessaires à la fourniture" du service de communication en ligne".

Le Conseil d'Etat valide la doctrine de la CNIL en considérant que l'information doit porter cookie par cookie et que le paramétrage du navigateur (qui permet d'accepter ou refuser les cookies) n'est pas un élément suffisant pour matérialiser le consentement des internautes, car il ne permet qu'une réponse globale et non pas au cas par cas, pour chaque fichier ou chaque finalité déterminés.

Enfin, une durée supérieure à 13 mois pour la conservation des cookies a été jugée trop longue eu égard à la finalité du traitement.

Le futur règlement ePrivacy, qui doit compléter le RGPD, devrait prévoir de nouvelles règles concernant les cookies et l'on sait que les discussions achoppent notamment sur la question du paramétrage des navigateurs. Les éditeurs de ces logiciels devraient anticiper cette question et permettre par exemple de s'opposer aux cookies publicitaires - étant précisé que certains (dont Safari) permettent déjà de s'opposer au suivi des internautes qui quittent un site (fonction "Do Not Track").

Dans cette affaire, la société éditrice du site Challenges.fr a été condamnée à une amende de 25.000 euros.

Nullité de la marque "GIANT" de Quick pour désigner des burgers

Par un arrêt du 3 juillet 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal qui avait prononcé l'annulation de la marque "GIANT" déposée par la fameuse enseigne de burgers Quick, pour défaut de caractère distinctif.

Cette décision a été rendue dans le cadre d'une affaire opposant Quick à Sodebo, laquelle avait commercialisé une pizza sous la dénomination "PIZZA GIANT SODEBO" et déposé la marque correspondante en 2011. Quick considérait que ce nom portait atteinte à ses droits antérieurs sur la marque internationale "GIANT" visant la France, datant de 2006 - sachant que Quick détient également une marque "GIANT" en France depuis 1986, mais comprenant le visuel d'un burger.

Pour sa défense, Sodebo avait soulevé la nullité de la marque "GIANT" de Quick pour défaut de caractère distinctif. L'on sait que, pour être valable, une marque ne doit pas être la désignation nécessaire d'une caractéristique d'un produit ou d'un service visé dans le libellé. Or Sodebo soutenait que le terme anglais "GIANT", compris par les consommateurs français comme signifiant "GÉANT", désignait une caractéristique des burgers ainsi dénommés.

L'argument a fait mouche auprès du Tribunal et, comme indiqué ci-dessus, auprès de la Cour, qui retient qu'"à la date du dépôt de la marque, [le terme était] nécessairement compris du consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration, en particulier d'articles de fast-food, comme signifiant géant et, par extension, énorme et que ce signe désignait ainsi une caractéristique des produits désignés par la marque, en l'espèce leur quantité".

Il est intéressant de relever que l'argument soulevé par Quick, tendant à faire reconnaître à la marque un caractère distinctif acquis par l'usage en raison de son exploitation "intensive", n'a pas été retenu par la Cour. Les juges ont estimé en effet que les preuves soumises n'étaient pas suffisantes. Selon l'arrêt, "la preuve n'est pas suffisamment rapportée que le signe 'Giant' ait été alors connu et identifié par le public pertinent, consommateur de produits alimentaires, en tant que marque et non comme une caractéristique quantitative des produits vendus".

Cet argument peut surprendre (au moins tous les amateurs de junk food). Le "Giant" de Quick est en effet (presque) aussi célèbre que le "Big Mac" du concurrent américain. Néanmoins, la difficulté en l'espèce provenait peut-être des éléments soumis à la barre, en l'occurrence des publicités dans lesquelles le terme "GIANT" était associé à d'autres mots, ce qui donnait "GIANT LOVE", "GIANT MAX" ou encore "GIANT BAR". Il est difficile d'imaginer comment Quick n'a pas pu produire de publicités antérieures à 2011 concernant le "Giant" en tant que tel... Une nouvelle illustration qu'un dossier se gagne (ou se perd) avant tout sur les pièces !

Au final, Quick a perdu sur toute la ligne, puisque, non seulement sa marque a été annulée, mais le grief de concurrence déloyale a aussi été rejeté, et elle a été condamnée à 15.000 euros d'article 700 du Code de procédure civile.  

En revanche, Sodebo a été déboutée de sa demande (car nouvelle en cause d'appel) tendant également à l'annulation de l'ancienne marque "QUICK". Maigre consolation.

Guerre des biscuits : ChocOlé ne contrefait pas Mikado

Difficile de rendre compte de cette décision de la Cour d'appel de Paris, qui date du 9 mars 2018, sans avoir envie de croquer un biscuit ! L'arrêt a en effet été rendu dans une affaire opposant deux fabricants de produits très appréciés des enfants (et des plus grands), à savoir, d'une part, les fameux "Mikado", exploités par la société Glico, du groupe Mondelez, et, d'autre part, les ChocOlé de la société allemande De Beukelaer. 

En l'occurrence, Glico reprochait à De Beukelaer de s'être un peu trop inspirée de ses "Mikado" et d'avoir fabriqué et commercialisé des biscuits "ChocOlé" contrefaisants. Il est vrai que, dans les deux cas, les biscuits présentent certaines ressemblances : le fameux "Mikado" est un bâtonnet au bout arrondi et nappé de chocolat, tandis que le "ChocOlé" est lui aussi un bâtonnet nappé, mais présenté de manière torsadée.

Deux photographies valent mieux qu'une longue description hasardeuse :

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Maintenant vous avez faim ! Mais nous n'avons pas encore abordé les aspects de droit de la propriété intellectuelle de cette affaire. En l'occurrence, Glico se plaignait à titre principal d'actes de contrefaçon de marque. La société est en effet titulaire de deux marques relatives au biscuit "Mikado", les deux marques représentant le biscuit (l'une dans sa version classique, l'autre dans une version spiralée). Glico prétendait donc que ces deux marques avaient été imitées par la forme du biscuit "ChocOlé".

À titre préalable, la Cour a dû analyser la demande reconventionnelle formulée par De Beukelaer tendant à l'annulation des marques de Glico pour défaut de caractère distinctif. En l'occurrence, la Cour a considéré, s'agissant de ces signes, qu'ils étaient bien valables : "la marque tridimensionnelle n°3 386 825, qui est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune, est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là même sa fonction distinctive".

La Cour a rejeté l'idée selon laquelle la marque serait tributaire de la fonction du produit (en l'occurrence un bâtonnet dont une partie n'est pas nappée de chocolat pour que l'on puisse le saisir). Elle a fort justement considéré que les biscuits ne présentaient pas généralement ce type de forme élancée : quand la distinctivité s'apparente à l'originalité... 

Naturellement, s'agissant d'une potentielle contrefaçon par imitation, Glico a dû s'attacher à rapporter la preuve d'un risque de confusion, lequel a été écarté en l'espèce. Selon la Cour, de manière peut-être un peu lapidaire, chacun jugera, "la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne". La Cour a en outre assis son raisonnement sur le fait que les biscuits litigieux étaient (et sont) vendus sous la marque "ChocOlé", laquelle exclurait tout risque de confusion.

Sur le plan probatoire, la Cour n'a pas tenu compte d'un sondage produit par Glico, selon lequel 37 % des personnes interrogées (seulement) considéraient que les deux biscuits se ressemblaient. 

Peine perdue en ce qui concerne la contrefaçon, mais également en ce qui concerne le grief formulé sur le fondement du parasitisme pour se plaindre du conditionnement des biscuits. La Cour rejette l'idée selon laquelle l'opposition entre rouge (pour chocolat noir) et bleu (pour chocolat au lait) serait appropriable par Glico. De même, elle considère que la présentation des biscuits diffère (entre la représentation d'un jeu de mikado pour les "Mikado" et la représentation par paire dans un "mouvement tournant" pour les "ChocOlé"). Les juges ont également retenu la différence d'ouverture des boîtes respectives pour exclure le parasitisme.

La lecture de cette décision peut laisser circonspect : pourquoi avoir agi sur le fondement du droit des marques alors que le risque de confusion était effectivement contestable ? Pourquoi avoir invoqué des actes de parasitisme en ce qui concerne le seul conditionnement ? On aurait pu imaginer Glico, capitalisant sur la notoriété du "Mikado" (pour ne pas parler de la renommée des marques - rejetée ici), invoquer une imitation du biscuit en lui-même et l'économie réalisée par sa concurrente dans la conception du biscuit.  

Parfois, le droit des marques n'est pas le meilleur fondement juridique, le recours aux règles classiques de la responsabilité civile pouvant apparaître plus souple et plus à-même de mettre fin à certains comportements suiveurs ! A méditer en savourant un "Mikado"... 

Pas d'usage de la marque "TAL" par une chanteuse dont il s'agit du prénom

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt du 2 mars 2018 intéressant en ce qui concerne la notion d'usage de marque. L'affaire opposait une société de production musicale à une chanteuse dont elle avait contribué à faire démarrer la carrière sous le nom de "TAL". Ce nom correspondait en fait au prénom de l'artiste.

La société de production avait déposé la marque "TAL" pour viser notamment les supports musicaux (classe 9) ainsi que des produits dérivés (classes 16, 25, entre autres). Or cette société s'était aperçue que la chanteuse Tal avait signé un contrat avec des sociétés tierces, en particulier un célèbre fabricant de sous-vêtements, et qu'elle apparaissait dans le cadre de campagnes publicitaires pour des produits relevant du libellé de la marque "TAL".

La société de production avait donc assigné la chanteuse pour contrefaçon de marque, invoquant des droits exclusifs sur le signe "TAL" pour désigner les produits litigieux. Toutefois, ses prétentions ont été rejetées tant en première instance qu'en appel.

Selon l'arrêt de la Cour (RG 16/21837), l'usage par la chanteuse de son prénom, y compris dans le cadre d'une campagne publicitaire, ne pouvait pas constituer - au regard des éléments produits - un usage de marque susceptible de porter atteinte aux droits sur la marque "TAL" :

"les pièces ne rapportent pas la preuve que madame Tal B. utilise le signe TAL, mettant seulement en évidence l'usage par elle de son prénom et de son image dans le cadre de son activité professionnelle ce qui ne constitue pas un usage à titre de marque".

Cette décision s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence relative à l'usage à titre de marque : la contrefaçon ne peut être constituée que si et seulement si le signe litigieux est utilisé afin de désigner des produits ou des services, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un usage du terme dans son sens courant ou bien, comme ici, d'un prénom. 

Petit rappel utile : pas de cession des droits sans accord explicite !

Un arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 4 octobre 2017 est venu rappeler la nécessité pour les clients, notamment dans le domaine publicitaire, de régulariser des contrats de cession de droit avec les prestataires qu'ils font intervenir dans la création de leurs outils de communication, sous peine de risquer de se heurter ultérieurement à une contestation... et de perdre leur procès !

Dans cette affaire, une société avait eu recours aux services d'un auteur chargé de rédiger des documents publicitaires. Aucune cession des droits n'avait été régularisée entre les parties. Un devis certes avait été signé, les travaux remis puis facturés, mais il avait existé une incertitude sur le contenu de conditions contractuelles, qui avaient semble-t-il été refusées par l'auteur.

Ce dernier s'était ensuite plaint de la reproduction des textes qu'il avait rédigés sur un site internet et avait assigné son client pour contrefaçon. Après avoir perdu en appel, l'auteur avait formé un pourvoi en cassation et a obtenu gain de cause devant la Cour suprême.

La Cour de cassation a en effet censuré l'arrêt d'appel en mettant en exergue le fait qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties en ce qui concerne "la portée de la cession des droits". Tout en étant rendu au visa de dispositions du Code civil, la formule rappelle à l'évidence les termes de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, siège de la cession de droits d'auteur.

La décision est tout à fait classique et rappelle donc qu'il est indispensable de régulariser une cession de droits d'auteur pour minimiser le risque d'une action en contrefaçon ultérieure. Une certaine jurisprudence avait pu tenter d'écarter l'application de l'article L. 131-3 dans certaines hypothèses, mais il est clair, au regard de l'arrêt ici brièvement présenté, que la clause de cession s'impose - notamment dans le domaine publicitaire. 

Annulation de la marque "GREENCAR" pour défaut de caractère distinctif

Par un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation (partielle) d'une marque "GREENCAR" déposée notamment en classe 12 pour viser les véhicules et en particulier les véhicules électriques.

En effet, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui pose comme condition à la validité de la marque son caractère non générique et non descriptif au regard des produits ou services visés, la Cour a considéré que le signe "GREENCAR" pouvait être compris, dès 2008, date de son dépôt, comme désignant des véhicules non polluants.

En revanche, et poursuivant l'analyse, la Cour a considéré que la marque "GREENCAR" ne devait pas être annulée en ce qui concerne les "véhicules de locomotion par air ou par eau" dans la mesure où ces termes ne désignent pas des voitures et ne sont donc pas couverts par le terme anglais "CAR". Cette analyse peut surprendre dans la mesure où ces véhicules (par exemple des vélos) peuvent à tout le moins être considérés comme similaires aux voitures.

Toujours est-il que cette semi-victoire n'a été que d'un court répit, puisque la Cour a ensuite estimé que l'expression "GREENCARS CHALLENGE" ne constituait pas la contrefaçon de la marque antérieure "GREENCAR" dès lors qu'elle servait à désigner des stages et des séminaires autour de l'organisation de courses de voiture ou de karting électriques avec des véhicules éco-responsables, services qui, selon la Cour, ne sont "en rien similaires aux produits 'cycles, motocycles' visés par la marque 'GREENCAR'", alors même que ces services sont fondés sur l'utilisation de tels véhicules.

Cette décision illustre bien les difficultés liées au dépôt de signe qui ne sont que faiblement distinctifs : leur protection ne peut être que résiduelle et, selon cette décision, que limitée aux seuls produits et services visés dans le certificat d'enregistrement. 

L'expression "Saveur Malboro" contrefait la marque "Marlboro"

La Cour d'appel de Nancy a jugé que l'utilisation des termes "Saveur Malboro" pour désigner un liquide de cigarette électronique, était constitutive d'actes de contrefaçon de la marque antérieure "Marlboro", propriété de la société Philip Morris Brands.

Dans cette affaire, il était apparu qu'un réseau de distribution de produits de vapotage proposait à la vente un liquide pour cigarette électronique désigné par les termes "Saveur Malboro", rappelant bien entendu une célèbre marque de produits du tabac. La société Philip Morris Brands, titulaire de la fameuse marque "Marlboro", avait donc assigné le fournisseur du liquide litigieux pour contrefaçon de marque.

Sans grande surprise, il a été jugé par la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 15 novembre 2017, que le signe "Malboro" constituait l'imitation illicite de la marque antérieure "Marlboro", qui contient effectivement un premier "R" que d'aucuns (en France) ont tendance à oublier à l'oral comme à l'écrit, de manière plus ou moins intentionnelle ! En l'occurrence, les juges ont estimé - de manière tout à fait logique - que ce signe présentait de fortes ressemblances avec la marque antérieure, malgré l'absence dudit "R". Il est vrai que la prononciation des deux termes est éminemment proche.

L'arrêt est surtout intéressant en ce qu'il relève que les produits de vapotage sont, selon les juges, similaires aux produits du tabac. La société qui commercialisait la "saveur Malboro" arguait en effet d'une prétendue absence de similarité pour tenter de faire échec au grief de contrefaçon, lequel suppose, comme chacun sait, que les produits en cause soient, sinon identiques, au moins similaires, de telle sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'argument n'était pas dénué de pertinence dans la mesure où le "vapotage" ne peut totalement être assimilé au fait de fumer une "vraie" cigarette. La loi française, en l'occurrence l'article L. 3513-1 du Code de la santé publique, distingue d'ailleurs les deux pratiques. Cela étant, et quand bien même l'enregistrement de la marque "Marlboro" fût-il limité aux seuls produits de la classe 34, la Cour d'appel de Nancy a considéré qu'il y avait bien là similarité.

Selon l'arrêt, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l'usage d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux visés dans le certificat d'enregistrement, "permet au titulaire de la marque d'agir en contrefaçon pour des produits nouveaux apparus plus récemment sur le marché". Certes, à condition que l'on puisse considérer qu'ils sont similaires aux produits visés ! Sur ce point, l'arrêt relève juste une "forte similarité", sans davantage argumenter ou détailler, tout en faisant référence à la "forte notoriété" de la marque "Marlboro". La décision n'est toutefois pas fondée sur la responsabilité pour atteinte à la marque de renommée.

Au surplus, ici encore de manière intéressante, l'arrêt retient la contrefaçon alors que l'usage du signe "saveur Malboro" était limité à des documents commerciaux destinés uniquement aux professionnels. Ceci rappelle en quelque sorte la jurisprudence relative aux "tableaux de concordance" dans le domaine du parfum.

Ici, les dommages et intérêts ont été fixés en tenant compte d'une redevance de licence qui aurait dû être payée pour l'usage du signe litigieux. Ils s'élèvent à la somme de 30.000 euros. Un pourvoi en cassation est possible. 

 

Validité de la marque "SOLEIL À BOIRE" pour des cosmétiques

Que serait-on sans le soleil ? Pas grand-chose à vrai dire et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le terme "SOLEIL" est utilisé dans une multitude de marques qui visent des produits aussi variés que les vêtements, les parfums et la cosmétique. 

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de Rennes le 26 septembre 2017, qui opposait deux sociétés pharmaceutiques autour de marques utilisant elles aussi le terme "SOLEIL", il a été retenu que la marque "SOLEIL À BOIRE" était valable, car bel et bien distinctive au regard des produits visés, notamment les "préparateurs de bronzage à absorber". De manière intéressante, la Cour a infirmé le jugement qui avait retenu le caractère descriptif du signe et a considéré, pour sa part, qu'elle était certes évocatrice des produits visés et "faiblement distinctive", mais tout de même valable.

Il s'agit d'une appréciation éminemment subjective, comme toujours en droit des marques, mais il est vrai qu'un consommateur ne peut pas raisonnablement penser que le produit consiste en un morceau de soleil à boire... de sorte que la marque n'est pas, en tant que telle, descriptive du produit. Elle n'est qu'évocatrice d'un effet du produit (puisque l'ingestion de la gélule facilite le bronzage).

L'arrêt n'est donc guère critiquable.

Dans cette affaire, la marque étant valable, son titulaire pouvait valablement l'opposer à un concurrent qui utilisait, lui, le signe "SOLAIRE À BOIRE". L'on peut se sentir relativement gêné à la lecture de cette solution dans la mesure où nous sommes en présence de deux signes, certes proches, mais tellement évocateurs et "faiblement distinctifs", comme le retient la Cour, que la protection totale et complète de la marque "SOLEIL À BOIRE" peut sembler excessive.

Cela étant, les marques dites "faiblement distinctives" n'en sont pas moins des marques à part entière et bénéficient de toute la protection du Code de la propriété intellectuelle. Il n'existe pas, ici, de "sous-marque". De sorte que le grief de contrefaçon apparaissait effectivement fondé. 

Il ne faudrait toutefois pas que cette protection s'étende à tous les signes comportant les termes "À BOIRE", qui sont particulièrement nombreux.