La qualité d’auteur d’un spectacle doit être démontrée.

Par un arrêt du 13 septembre 2018, la Cour d’appel d’Aix en Provence a tranché un litige opposant une artiste à un auteur qui réclamait des droits de propriété intellectuelle sur un spectacle seule-en-scène.

Le spectacle en question, « Mado la Niçoise », a été présenté en 2006 dans plusieurs versions successives. Dès 2009, un individu prétendant avoir participé à sa conception sans pour autant voir son nom mentionné en tant qu’auteur sur les affiches a assigné la société de production qui exploitait le spectacle.

En l’occurrence, le demandeur soutenait avoir conclu un contrat avec la société de production, prévoyant sa participation à l’écriture du spectacle en contrepartie du règlement d’une somme forfaitaire. Il revendiquait la qualité d’auteur, quand la défenderesse répondait qu’il ne pouvait prétendre au mieux qu’au titre de « collaborateur à l’écriture », excluant de fait l’existence de droits d’auteur sur le travail fourni.

La société de production indiquait que l’artiste principale du spectacle avait eu recours à un pool de collaborateurs lui soumettant des idées dans lesquelles elle était libre de piocher pour s’inspirer et développer ainsi le personnage qu’elle avait créé initialement. 

Pour sa part, le demandeur invoquait certains éléments à l’appui de sa démonstration, notamment le fait qu’il avait signé un contrat prévoyant une cession des droits d’auteur, ainsi qu’une déclaration à l’AGESSA, la caisse de sécurité sociale des artistes.

Cependant, la Cour a refusé de faire droit à ses demandes. Conformément à une jurisprudence constante, qui exclut toute présomption en la matière, elle a rappelé que la qualité d’auteur devait être démontrée de manière certaine, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Les juges ont ainsi retenu que le demandeur était intervenu « dans un cadre contraint », en l’occurrence : le contenu des textes qui lui était imposé, les indications données par la créatrice du concept et des personnages, ainsi que « le genre, la description du sujet, les intentions, la durée, le cadre de l'oeuvre », le tout « lui interdisant tout pouvoir de décision et ainsi de manifester sa personnalité et son originalité ».

N’est-il pas possible de conférer l’empreinte de sa personnalité à une oeuvre dont la création est entourée de contraintes ? A priori si, mais tout est question de preuve. En l’espèce, la Cour relève que l’artiste principale du spectacle « avait seule l'initiative de la création des personnages, des thèmes, des orientations ». En outre, l’artiste empêchait le collaborateur « de s'opposer aux modifications et propositions d'écritures de la créatrice du concept ». En somme, le demandeur ne faisait que soumettre des idées, lesquelles sont de libre parcours.

La solution rappelle la jurisprudence en matière de création de bijoux : il a été jugé qu’un dessinateur ne pouvait pas revendiquer des droits d’auteur sur des modèles créés selon les instructions de son employeur. En particulier, le 19 décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt déboutant le dessinateur, au motif notamment que « les sociétés [employeurs] avaient le pouvoir d'initiative sur la création et en contrôlaient le processus jusqu'au produit finalisé en fournissant à l'équipe des directives et des instructions esthétiques afin d'harmoniser les différentes contributions ».


Il est donc essentiel, pour que des droits d’auteur puissent naître sur la tête d’un individu, que ce dernier dispose d’une latitude suffisamment large pour donner véritablement libre cours à son pouvoir de création.  

L’ancien franchisé doit cesser d’utiliser la marque du franchiseur au terme du contrat de franchise

La Cour d’appel de Douai a rendu, le 30 août 2018, un arrêt intéressant concernant les liens entre le contrat de franchise et le droit des marques. 

L’affaire concernait la franchise « PIZZA CITY », un réseau de restaurants italiens dédiés, comme son nom l'indique, à la pizza. Une société avait accepté d’entrer dans cette franchise et pouvait donc utiliser la marque « PIZZA CITY » déposée par le franchiseur dans le cadre de l’exploitation de son restaurant.

Le franchiseur avait toutefois ultérieurement décidé de céder son fonds de commerce à un tiers, qui reprenait donc la tête de la franchise. Le franchisé avait alors refusé ce transfert, ce qui marquait la fin du contrat de franchise.

En effet, le contrat de franchise est conclu « intuitu personae », en considération de la personne de chacune des parties, de sorte qu’un franchiseur ne peut pas imposer un transfert de la franchise à un tiers, sans le consentement exprès de ses franchisés.

Dans ces conditions, le franchisé devait cesser d’utiliser la marque « PIZZA CITY » mais s’était refusé de le faire. Le nouveau franchiseur avait donc assigné cet ancien franchisé au titre d’actes de contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Lille puis la Cour d’appel de Douai ont successivement condamné l’ancien franchisé, en considérant que « par l'effet de la vente du fonds de commerce de la SARL Pizza City [franchiseur initial] comprenant expressément, aux termes du contrat de vente, la marque litigieuse, le contrat de franchise conclu entre les sociétés SARL Pizza City et Ecodis [franchisé] ne pouvait plus être utilement poursuivi en l'absence de l'un de ses éléments essentiels. » 

Dans ces conditions, l’ancien franchisé ne pouvait pas utilement « opposer le contrat de franchise à la société Pizza City [nouveau franchiseur] pour prétendre qu'il lui permettait d'exploiter la marque Pizza City jusqu'au terme fixé par le contrat ». En d’autres termes, le contrat de franchise était éteint et la licence de marque aussi.

Au demeurant, la Cour a considéré que le franchiseur initial était bien en droit de céder son fonds de commerce à un tiers et qu’il n’avait pas commis de faute vis-à-vis de son ancien franchisé. Elle a condamné le franchisé à régler au nouveau franchiseur une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts. En revanche, ayant cessé entre-temps l’exploitation de la marque « PIZZA CITY », l’ancien franchisé ne pouvait pas se voir interdire cette utilisation sous astreinte.

Point intéressant de l’arrêt, il est rappelé l’intérêt de la publication d’une cession de marque au Registre National des Marques, puisque c’est cette publication qui a permis au nouveau franchiseur d’agir contre l’ancien franchisé en contrefaçon.

Cookies : le Conseil d'Etat confirme l'obligation de recueil du consentement pour les cookies publicitaires.

Par un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d'Etat a confirmé la sanction de l'éditeur du site internet Challenges.fr pour non respect de la législation relative aux "cookies", ces petits fichiers qui sont déposés sur le dispositif de stockage d'un terminal informatique par les sites, dont certains peuvent avoir une finalité publicitaire.

Dans cette affaire, la CNIL avait reproché à la société Croque Futur de n'avoir pas suffisamment informé les internautes quant aux cookies utilisés sur le site Challenges.fr, ni avoir recueilli leur consentement en vue de la pose et du stockage de ces fichiers.

Le Conseil d'Etat a confirmé la sanction de la CNIL en rappelant les termes de la loi (en particulier la Loi Informatique & Libertés dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 juin 2018 intégrant le RGPD) et en particulier l'obligation, qui pèse sur les éditeurs de sites internet, d'une "information claire et complète (...) sur les témoins de connexion ("cookies") qui sont susceptibles d'être déposés, notamment sous la forme de fichiers, sur leurs terminaux lorsqu'ils visitent un site".

La juridiction administrative rappelle que l'information doit porter sur les finalités des cookies et sur les moyens de s'opposer à leur stockage. En outre, l'information n'est pas suffisante, puisque le consentement des internautes doit également être obtenu, à moins que le cookie n'ait qu'une finalité technique.

De manière intéressante, le Conseil d'Etat estime que le fonctionnement du site et son modèle économique (le financement par la publicité) ne justifient pas une dérogation à ces règles : "contrairement à ce que soutient la société, le fait que certains "cookies" ayant une finalité publicitaire soient nécessaires à la viabilité économique d'un site ne saurait conduire à les regarder comme "strictement nécessaires à la fourniture" du service de communication en ligne".

Le Conseil d'Etat valide la doctrine de la CNIL en considérant que l'information doit porter cookie par cookie et que le paramétrage du navigateur (qui permet d'accepter ou refuser les cookies) n'est pas un élément suffisant pour matérialiser le consentement des internautes, car il ne permet qu'une réponse globale et non pas au cas par cas, pour chaque fichier ou chaque finalité déterminés.

Enfin, une durée supérieure à 13 mois pour la conservation des cookies a été jugée trop longue eu égard à la finalité du traitement.

Le futur règlement ePrivacy, qui doit compléter le RGPD, devrait prévoir de nouvelles règles concernant les cookies et l'on sait que les discussions achoppent notamment sur la question du paramétrage des navigateurs. Les éditeurs de ces logiciels devraient anticiper cette question et permettre par exemple de s'opposer aux cookies publicitaires - étant précisé que certains (dont Safari) permettent déjà de s'opposer au suivi des internautes qui quittent un site (fonction "Do Not Track").

Dans cette affaire, la société éditrice du site Challenges.fr a été condamnée à une amende de 25.000 euros.

Nullité de la marque "GIANT" de Quick pour désigner des burgers

Par un arrêt du 3 juillet 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal qui avait prononcé l'annulation de la marque "GIANT" déposée par la fameuse enseigne de burgers Quick, pour défaut de caractère distinctif.

Cette décision a été rendue dans le cadre d'une affaire opposant Quick à Sodebo, laquelle avait commercialisé une pizza sous la dénomination "PIZZA GIANT SODEBO" et déposé la marque correspondante en 2011. Quick considérait que ce nom portait atteinte à ses droits antérieurs sur la marque internationale "GIANT" visant la France, datant de 2006 - sachant que Quick détient également une marque "GIANT" en France depuis 1986, mais comprenant le visuel d'un burger.

Pour sa défense, Sodebo avait soulevé la nullité de la marque "GIANT" de Quick pour défaut de caractère distinctif. L'on sait que, pour être valable, une marque ne doit pas être la désignation nécessaire d'une caractéristique d'un produit ou d'un service visé dans le libellé. Or Sodebo soutenait que le terme anglais "GIANT", compris par les consommateurs français comme signifiant "GÉANT", désignait une caractéristique des burgers ainsi dénommés.

L'argument a fait mouche auprès du Tribunal et, comme indiqué ci-dessus, auprès de la Cour, qui retient qu'"à la date du dépôt de la marque, [le terme était] nécessairement compris du consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration, en particulier d'articles de fast-food, comme signifiant géant et, par extension, énorme et que ce signe désignait ainsi une caractéristique des produits désignés par la marque, en l'espèce leur quantité".

Il est intéressant de relever que l'argument soulevé par Quick, tendant à faire reconnaître à la marque un caractère distinctif acquis par l'usage en raison de son exploitation "intensive", n'a pas été retenu par la Cour. Les juges ont estimé en effet que les preuves soumises n'étaient pas suffisantes. Selon l'arrêt, "la preuve n'est pas suffisamment rapportée que le signe 'Giant' ait été alors connu et identifié par le public pertinent, consommateur de produits alimentaires, en tant que marque et non comme une caractéristique quantitative des produits vendus".

Cet argument peut surprendre (au moins tous les amateurs de junk food). Le "Giant" de Quick est en effet (presque) aussi célèbre que le "Big Mac" du concurrent américain. Néanmoins, la difficulté en l'espèce provenait peut-être des éléments soumis à la barre, en l'occurrence des publicités dans lesquelles le terme "GIANT" était associé à d'autres mots, ce qui donnait "GIANT LOVE", "GIANT MAX" ou encore "GIANT BAR". Il est difficile d'imaginer comment Quick n'a pas pu produire de publicités antérieures à 2011 concernant le "Giant" en tant que tel... Une nouvelle illustration qu'un dossier se gagne (ou se perd) avant tout sur les pièces !

Au final, Quick a perdu sur toute la ligne, puisque, non seulement sa marque a été annulée, mais le grief de concurrence déloyale a aussi été rejeté, et elle a été condamnée à 15.000 euros d'article 700 du Code de procédure civile.  

En revanche, Sodebo a été déboutée de sa demande (car nouvelle en cause d'appel) tendant également à l'annulation de l'ancienne marque "QUICK". Maigre consolation.

Guerre des biscuits : ChocOlé ne contrefait pas Mikado

Difficile de rendre compte de cette décision de la Cour d'appel de Paris, qui date du 9 mars 2018, sans avoir envie de croquer un biscuit ! L'arrêt a en effet été rendu dans une affaire opposant deux fabricants de produits très appréciés des enfants (et des plus grands), à savoir, d'une part, les fameux "Mikado", exploités par la société Glico, du groupe Mondelez, et, d'autre part, les ChocOlé de la société allemande De Beukelaer. 

En l'occurrence, Glico reprochait à De Beukelaer de s'être un peu trop inspirée de ses "Mikado" et d'avoir fabriqué et commercialisé des biscuits "ChocOlé" contrefaisants. Il est vrai que, dans les deux cas, les biscuits présentent certaines ressemblances : le fameux "Mikado" est un bâtonnet au bout arrondi et nappé de chocolat, tandis que le "ChocOlé" est lui aussi un bâtonnet nappé, mais présenté de manière torsadée.

Deux photographies valent mieux qu'une longue description hasardeuse :

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Maintenant vous avez faim ! Mais nous n'avons pas encore abordé les aspects de droit de la propriété intellectuelle de cette affaire. En l'occurrence, Glico se plaignait à titre principal d'actes de contrefaçon de marque. La société est en effet titulaire de deux marques relatives au biscuit "Mikado", les deux marques représentant le biscuit (l'une dans sa version classique, l'autre dans une version spiralée). Glico prétendait donc que ces deux marques avaient été imitées par la forme du biscuit "ChocOlé".

À titre préalable, la Cour a dû analyser la demande reconventionnelle formulée par De Beukelaer tendant à l'annulation des marques de Glico pour défaut de caractère distinctif. En l'occurrence, la Cour a considéré, s'agissant de ces signes, qu'ils étaient bien valables : "la marque tridimensionnelle n°3 386 825, qui est constituée de la forme d'un bâtonnet aux bouts arrondis et qui est recouverte de chocolat à l'exception d'un des embouts qui laisse apparaître une tige beige-jaune, est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là même sa fonction distinctive".

La Cour a rejeté l'idée selon laquelle la marque serait tributaire de la fonction du produit (en l'occurrence un bâtonnet dont une partie n'est pas nappée de chocolat pour que l'on puisse le saisir). Elle a fort justement considéré que les biscuits ne présentaient pas généralement ce type de forme élancée : quand la distinctivité s'apparente à l'originalité... 

Naturellement, s'agissant d'une potentielle contrefaçon par imitation, Glico a dû s'attacher à rapporter la preuve d'un risque de confusion, lequel a été écarté en l'espèce. Selon la Cour, de manière peut-être un peu lapidaire, chacun jugera, "la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne". La Cour a en outre assis son raisonnement sur le fait que les biscuits litigieux étaient (et sont) vendus sous la marque "ChocOlé", laquelle exclurait tout risque de confusion.

Sur le plan probatoire, la Cour n'a pas tenu compte d'un sondage produit par Glico, selon lequel 37 % des personnes interrogées (seulement) considéraient que les deux biscuits se ressemblaient. 

Peine perdue en ce qui concerne la contrefaçon, mais également en ce qui concerne le grief formulé sur le fondement du parasitisme pour se plaindre du conditionnement des biscuits. La Cour rejette l'idée selon laquelle l'opposition entre rouge (pour chocolat noir) et bleu (pour chocolat au lait) serait appropriable par Glico. De même, elle considère que la présentation des biscuits diffère (entre la représentation d'un jeu de mikado pour les "Mikado" et la représentation par paire dans un "mouvement tournant" pour les "ChocOlé"). Les juges ont également retenu la différence d'ouverture des boîtes respectives pour exclure le parasitisme.

La lecture de cette décision peut laisser circonspect : pourquoi avoir agi sur le fondement du droit des marques alors que le risque de confusion était effectivement contestable ? Pourquoi avoir invoqué des actes de parasitisme en ce qui concerne le seul conditionnement ? On aurait pu imaginer Glico, capitalisant sur la notoriété du "Mikado" (pour ne pas parler de la renommée des marques - rejetée ici), invoquer une imitation du biscuit en lui-même et l'économie réalisée par sa concurrente dans la conception du biscuit.  

Parfois, le droit des marques n'est pas le meilleur fondement juridique, le recours aux règles classiques de la responsabilité civile pouvant apparaître plus souple et plus à-même de mettre fin à certains comportements suiveurs ! A méditer en savourant un "Mikado"... 

Pas d'usage de la marque "TAL" par une chanteuse dont il s'agit du prénom

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt du 2 mars 2018 intéressant en ce qui concerne la notion d'usage de marque. L'affaire opposait une société de production musicale à une chanteuse dont elle avait contribué à faire démarrer la carrière sous le nom de "TAL". Ce nom correspondait en fait au prénom de l'artiste.

La société de production avait déposé la marque "TAL" pour viser notamment les supports musicaux (classe 9) ainsi que des produits dérivés (classes 16, 25, entre autres). Or cette société s'était aperçue que la chanteuse Tal avait signé un contrat avec des sociétés tierces, en particulier un célèbre fabricant de sous-vêtements, et qu'elle apparaissait dans le cadre de campagnes publicitaires pour des produits relevant du libellé de la marque "TAL".

La société de production avait donc assigné la chanteuse pour contrefaçon de marque, invoquant des droits exclusifs sur le signe "TAL" pour désigner les produits litigieux. Toutefois, ses prétentions ont été rejetées tant en première instance qu'en appel.

Selon l'arrêt de la Cour (RG 16/21837), l'usage par la chanteuse de son prénom, y compris dans le cadre d'une campagne publicitaire, ne pouvait pas constituer - au regard des éléments produits - un usage de marque susceptible de porter atteinte aux droits sur la marque "TAL" :

"les pièces ne rapportent pas la preuve que madame Tal B. utilise le signe TAL, mettant seulement en évidence l'usage par elle de son prénom et de son image dans le cadre de son activité professionnelle ce qui ne constitue pas un usage à titre de marque".

Cette décision s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence relative à l'usage à titre de marque : la contrefaçon ne peut être constituée que si et seulement si le signe litigieux est utilisé afin de désigner des produits ou des services, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un usage du terme dans son sens courant ou bien, comme ici, d'un prénom. 

Petit rappel utile : pas de cession des droits sans accord explicite !

Un arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 4 octobre 2017 est venu rappeler la nécessité pour les clients, notamment dans le domaine publicitaire, de régulariser des contrats de cession de droit avec les prestataires qu'ils font intervenir dans la création de leurs outils de communication, sous peine de risquer de se heurter ultérieurement à une contestation... et de perdre leur procès !

Dans cette affaire, une société avait eu recours aux services d'un auteur chargé de rédiger des documents publicitaires. Aucune cession des droits n'avait été régularisée entre les parties. Un devis certes avait été signé, les travaux remis puis facturés, mais il avait existé une incertitude sur le contenu de conditions contractuelles, qui avaient semble-t-il été refusées par l'auteur.

Ce dernier s'était ensuite plaint de la reproduction des textes qu'il avait rédigés sur un site internet et avait assigné son client pour contrefaçon. Après avoir perdu en appel, l'auteur avait formé un pourvoi en cassation et a obtenu gain de cause devant la Cour suprême.

La Cour de cassation a en effet censuré l'arrêt d'appel en mettant en exergue le fait qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties en ce qui concerne "la portée de la cession des droits". Tout en étant rendu au visa de dispositions du Code civil, la formule rappelle à l'évidence les termes de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, siège de la cession de droits d'auteur.

La décision est tout à fait classique et rappelle donc qu'il est indispensable de régulariser une cession de droits d'auteur pour minimiser le risque d'une action en contrefaçon ultérieure. Une certaine jurisprudence avait pu tenter d'écarter l'application de l'article L. 131-3 dans certaines hypothèses, mais il est clair, au regard de l'arrêt ici brièvement présenté, que la clause de cession s'impose - notamment dans le domaine publicitaire. 

Annulation de la marque "GREENCAR" pour défaut de caractère distinctif

Par un arrêt du 16 janvier 2018, la Cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation (partielle) d'une marque "GREENCAR" déposée notamment en classe 12 pour viser les véhicules et en particulier les véhicules électriques.

En effet, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui pose comme condition à la validité de la marque son caractère non générique et non descriptif au regard des produits ou services visés, la Cour a considéré que le signe "GREENCAR" pouvait être compris, dès 2008, date de son dépôt, comme désignant des véhicules non polluants.

En revanche, et poursuivant l'analyse, la Cour a considéré que la marque "GREENCAR" ne devait pas être annulée en ce qui concerne les "véhicules de locomotion par air ou par eau" dans la mesure où ces termes ne désignent pas des voitures et ne sont donc pas couverts par le terme anglais "CAR". Cette analyse peut surprendre dans la mesure où ces véhicules (par exemple des vélos) peuvent à tout le moins être considérés comme similaires aux voitures.

Toujours est-il que cette semi-victoire n'a été que d'un court répit, puisque la Cour a ensuite estimé que l'expression "GREENCARS CHALLENGE" ne constituait pas la contrefaçon de la marque antérieure "GREENCAR" dès lors qu'elle servait à désigner des stages et des séminaires autour de l'organisation de courses de voiture ou de karting électriques avec des véhicules éco-responsables, services qui, selon la Cour, ne sont "en rien similaires aux produits 'cycles, motocycles' visés par la marque 'GREENCAR'", alors même que ces services sont fondés sur l'utilisation de tels véhicules.

Cette décision illustre bien les difficultés liées au dépôt de signe qui ne sont que faiblement distinctifs : leur protection ne peut être que résiduelle et, selon cette décision, que limitée aux seuls produits et services visés dans le certificat d'enregistrement. 

L'expression "Saveur Malboro" contrefait la marque "Marlboro"

La Cour d'appel de Nancy a jugé que l'utilisation des termes "Saveur Malboro" pour désigner un liquide de cigarette électronique, était constitutive d'actes de contrefaçon de la marque antérieure "Marlboro", propriété de la société Philip Morris Brands.

Dans cette affaire, il était apparu qu'un réseau de distribution de produits de vapotage proposait à la vente un liquide pour cigarette électronique désigné par les termes "Saveur Malboro", rappelant bien entendu une célèbre marque de produits du tabac. La société Philip Morris Brands, titulaire de la fameuse marque "Marlboro", avait donc assigné le fournisseur du liquide litigieux pour contrefaçon de marque.

Sans grande surprise, il a été jugé par la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 15 novembre 2017, que le signe "Malboro" constituait l'imitation illicite de la marque antérieure "Marlboro", qui contient effectivement un premier "R" que d'aucuns (en France) ont tendance à oublier à l'oral comme à l'écrit, de manière plus ou moins intentionnelle ! En l'occurrence, les juges ont estimé - de manière tout à fait logique - que ce signe présentait de fortes ressemblances avec la marque antérieure, malgré l'absence dudit "R". Il est vrai que la prononciation des deux termes est éminemment proche.

L'arrêt est surtout intéressant en ce qu'il relève que les produits de vapotage sont, selon les juges, similaires aux produits du tabac. La société qui commercialisait la "saveur Malboro" arguait en effet d'une prétendue absence de similarité pour tenter de faire échec au grief de contrefaçon, lequel suppose, comme chacun sait, que les produits en cause soient, sinon identiques, au moins similaires, de telle sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'argument n'était pas dénué de pertinence dans la mesure où le "vapotage" ne peut totalement être assimilé au fait de fumer une "vraie" cigarette. La loi française, en l'occurrence l'article L. 3513-1 du Code de la santé publique, distingue d'ailleurs les deux pratiques. Cela étant, et quand bien même l'enregistrement de la marque "Marlboro" fût-il limité aux seuls produits de la classe 34, la Cour d'appel de Nancy a considéré qu'il y avait bien là similarité.

Selon l'arrêt, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l'usage d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux visés dans le certificat d'enregistrement, "permet au titulaire de la marque d'agir en contrefaçon pour des produits nouveaux apparus plus récemment sur le marché". Certes, à condition que l'on puisse considérer qu'ils sont similaires aux produits visés ! Sur ce point, l'arrêt relève juste une "forte similarité", sans davantage argumenter ou détailler, tout en faisant référence à la "forte notoriété" de la marque "Marlboro". La décision n'est toutefois pas fondée sur la responsabilité pour atteinte à la marque de renommée.

Au surplus, ici encore de manière intéressante, l'arrêt retient la contrefaçon alors que l'usage du signe "saveur Malboro" était limité à des documents commerciaux destinés uniquement aux professionnels. Ceci rappelle en quelque sorte la jurisprudence relative aux "tableaux de concordance" dans le domaine du parfum.

Ici, les dommages et intérêts ont été fixés en tenant compte d'une redevance de licence qui aurait dû être payée pour l'usage du signe litigieux. Ils s'élèvent à la somme de 30.000 euros. Un pourvoi en cassation est possible. 

 

Validité de la marque "SOLEIL À BOIRE" pour des cosmétiques

Que serait-on sans le soleil ? Pas grand-chose à vrai dire et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le terme "SOLEIL" est utilisé dans une multitude de marques qui visent des produits aussi variés que les vêtements, les parfums et la cosmétique. 

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de Rennes le 26 septembre 2017, qui opposait deux sociétés pharmaceutiques autour de marques utilisant elles aussi le terme "SOLEIL", il a été retenu que la marque "SOLEIL À BOIRE" était valable, car bel et bien distinctive au regard des produits visés, notamment les "préparateurs de bronzage à absorber". De manière intéressante, la Cour a infirmé le jugement qui avait retenu le caractère descriptif du signe et a considéré, pour sa part, qu'elle était certes évocatrice des produits visés et "faiblement distinctive", mais tout de même valable.

Il s'agit d'une appréciation éminemment subjective, comme toujours en droit des marques, mais il est vrai qu'un consommateur ne peut pas raisonnablement penser que le produit consiste en un morceau de soleil à boire... de sorte que la marque n'est pas, en tant que telle, descriptive du produit. Elle n'est qu'évocatrice d'un effet du produit (puisque l'ingestion de la gélule facilite le bronzage).

L'arrêt n'est donc guère critiquable.

Dans cette affaire, la marque étant valable, son titulaire pouvait valablement l'opposer à un concurrent qui utilisait, lui, le signe "SOLAIRE À BOIRE". L'on peut se sentir relativement gêné à la lecture de cette solution dans la mesure où nous sommes en présence de deux signes, certes proches, mais tellement évocateurs et "faiblement distinctifs", comme le retient la Cour, que la protection totale et complète de la marque "SOLEIL À BOIRE" peut sembler excessive.

Cela étant, les marques dites "faiblement distinctives" n'en sont pas moins des marques à part entière et bénéficient de toute la protection du Code de la propriété intellectuelle. Il n'existe pas, ici, de "sous-marque". De sorte que le grief de contrefaçon apparaissait effectivement fondé. 

Il ne faudrait toutefois pas que cette protection s'étende à tous les signes comportant les termes "À BOIRE", qui sont particulièrement nombreux. 

Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, ne vous contentez pas de produire les extraits du site de l’INPI

La société Speed Rabbit Pizza, enseigne bien connue de la restauration rapide, est titulaire de plusieurs marques « SPEED RABBIT PIZZA » déposées notamment pour viser les services de la classe 43, c’est-à-dire les services de restauration. Elle a cherché à s’opposer à l’utilisation par un concurrent de l’enseigne « SPEED RAPIDO PIZZA », dont elle considérait qu’il s’agissait d’une contrefaçon de ses marques. Elle lui reprochait également des actes de concurrence déloyale.

L’affaire est intéressante car, après avoir perdu en première instance, Speed Rabbit Pizza a obtenu gain de cause en appel, par un arrêt du 4 juillet 2017 de la Cour d’appel de Paris. Si cette solution n’est guère surprenante au regard des ressemblances difficilement contestables entre les signes« SPEED RABBIT PIZZA » et « SPEED RAPIDO PIZZA » et l’identité des services en cause, ce sont les raisons de l’échec devant le Tribunal de grande instance qui attirent l’attention, alors même que Speed Rapido Pizza n’avait pas constitué d’avocat pour se défendre. 

En première instance, Speed Rabbit Pizza invoquait évidemment ses droits sur les marques du même nom, mais s’était contentée de produire des extraits de la base de données de l’INPI, au lieu de communiquer des copies des véritables certificats d’enregistrement des marques. Selon le Tribunal, « la société SPEED RABBIT PIZZA ne verse au débat pour établir ses droits de marque que des fiches INPI et non des certificats de marque de sorte qu'elle est irrecevable à agir, les fiches INPI qui sont de simples documents d'information facilement modifiables étant totalement insuffisants ». En appel, Speed Rabbit Pizza continuait de ne verser aux débats que les extraits de fiches INPI, mais, heureusement pour elle, produisait cette fois également une copie des certificats de renouvellement des marques invoquées. La Cour a donc jugé l’appelante recevable à agir en contrefaçon.

Un autre problème probatoire avait également empêché Speed Rabbit Pizza d’obtenir gain de cause en première instance au titre d’actes de concurrence déloyale. La société soutenait que son concurrent avait imité les références visuelles de son réseau de franchise et fondait ses demandes sur un constat d’huissier. Cependant, de manière inédite et pour le moins surprenante, le juge lui avait reproché de ne pas avoir produit ce constat dans le cadre d’une procédure précontentieuse de conciliation.

Selon le jugement, « le procès-verbal de constat du 17 juin 2015 qui montre des clichés de l'intérieur de la boutique sans autorisation du propriétaire des lieux, n’a pas été dénoncé à celle-ci dans le cadre d'une tentative de conciliation prévue par les dispositions de la loi du mars 2015, qui n'a donc pas été effectuée ». La décision n’est pas très claire quant aux conséquences directe de cette absence de dénonciation et de tentative de conciliation, mais en tout état de cause la société Speed Rabbit Pizza a perdu sur cet autre fondement.

La Cour a compris pour sa part que le juge de première instance avait écarté ce chef de demande en considérant « que le constat d'huissier du 17 juin 2015 montrant des clichés de l'intérieur de la boutique SPEED RAPIDO PIZZA sans autorisation du propriétaire des lieux n'avait pas été dénoncé dans la tentative de conciliation prévue par les dispositions de la loi de mars 2015 »

C’est donc de manière assez logique que la Cour a infirmé le jugement sur ce point également, en indiquant que « l’huissier a pris des photos depuis la voie publique, que la loi du 11 mars 2015 n'édicte aucune sanction à l'absence de justification des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou médiation, non opportune en l'espèce en raison de la non comparution de la partie intimée ». La Cour a ainsi considéré que le constat était valable, même en l’absence de dénonciation.

Il ne pouvait en être autrement car il n’existe aucune règle contraignant une partie à communiquer à son futur adversaire l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose avant même que le Tribunal ne soit saisi. Un constat d’huissier est d’ailleurs un document non contradictoire et il n’existe aucune obligation de le dénoncer à la partie adverse, au contraire de ce qui est prévu en matière de saisie-contrefaçon, par exemple. 

Et dans la mesure où l'huissier n'est pas entré dans le restaurant et s'est contenté de prendre des photographies depuis la voie publique, aucune autorisation du propriétaire des lieux n'était nécessaire.

Sur la base de ce constat, le même qui avait été écarté en première instance, les juges d’appel ont estimé que Speed Rapido Pizza utilisait effectivement les mêmes références visuelles dans ses devantures et à l'intérieur des boutiques, suscitant un risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que les actes de concurrence déloyale étaient constitués. 

La morale de cette affaire est qu’il est absolument essentiel de se constituer la preuve des faits que l’on évoque au soutien de demandes indemnitaires et qu’il convient donc de prendre garde aux différents éléments produits aux débats. En l’occurrence, le fait que Speed Rabbit Pizza soit une enseigne bien connue à Paris n’a pas eu d’influence sur le juge de première instance, qui s’est contenté - comme le prévoit la loi - de s’en tenir aux faits et aux preuves qui lui étaient soumis.  

La marque « Rent A Car » finalement valable ?

Un contentieux est né à propos de la validité de la marque « Rent A Car », exploitée dans le cadre d’un réseau de location de véhicules automobiles. Alors que la Cour d’appel de Paris avait jugé la marque nulle pour défaut de distinctivité, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt.

L’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassationconstitue un tournant dans l’affaire opposant les deux loueurs automobiles Rent A Car et Citer. Cette dernière avait déposé la marque « Enterprise Rent A Car » et suscité les foudres de la première, titulaire de la marque « Rent A Car » depuis 1998, qui invoquait un risque de confusion entre les signes.

En appel, la Cour d’appel de Paris avait annulé la marque initiale « Rent A Car » en raison de son prétendu caractère descriptif, puisque chacun comprend qu’elle signifie « Louer une voiture » en français, ce qui, en théorie, ne permet pas de distinguer suffisamment les services fournis sous ce signe des services d’un concurrent.

Mais Rent A Car a formé un pourvoi en cassation et l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour suprême a reproché aux juges du fond de n’avoir pas tenu compte de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. 

D’une part, il a été considéré que l’usage de la marque, même sous une forme semi-figurative (donc avec un logo), était si « intensif » que la Cour aurait dû s’interroger sur le point de savoir si cette marque « n’était pas devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car ».

D’autre part, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne s’être pas suffisamment interrogée sur le point de savoir si l’usage du signe « Rent A Car », même à titre de seule dénomination sociale, ne pouvait pas permettre aux consommateurs d’établir un lien entre le signe et les services fournis. Cette solution est très importante, car elle permettrait à une marque d’acquérir un caractère distinctif par l’usage d’une dénomination sociale, ce qui peut apparaître assez révolutionnaire.

Enfin, la Cour de cassation a également considéré que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à l’usage du signe (notamment le logo) pour analyser le caractère distinctif de la marque « Rent A Car ». 

En conclusion, cette décision très importante (et qui porte également sur des aspects relatifs à la concurrence déloyale et aux pratiques commerciales trompeuses que nous ne pouvons pas aborder dans un format aussi court) apparaît très innovante au regard de la question de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

Si une marque est théoriquement nulle lorsque, au moment de son dépôt, elle apparaît comme descriptive des produits ou des services visés (par exemple « charentaise » pour viser des chaussures), son caractère distinctif peut être acquis par l’usage, non seulement de la marque en elle-même, mais également d’autres signes d’une autre nature (dénomination sociale, nom de domaine…).

C’est ce qui permet à la Cour de cassation de dire que « la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car [peuvent être] de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent A Car » »

Voici donc une décision qui devrait marquer la jurisprudence en la matière, au-delà même de la seule question de la location de voitures. Ce sont tous les signes apparemment descriptifs qui sont potentiellement concernés. Cela suppose toutefois, comme le retient la Cour, un usage particulièrement intensif, et supposera la preuve de campagnes de communication et de sondages destinés à vérifier la connaissance de la marque par le public concerné.

Un litige au Japon entre deux sociétés françaises peut être valablement porté devant les juridictions parisiennes

Le Tribunal de commerce puis la Cour d’appel de Paris ont eu à trancher un dossier inédit, opposant deux sociétés françaises spécialisées dans les produits de maroquinerie, Goyard d’une part et Fauré Le Page d’autre part, pour des faits ayant eu lieu au… Japon.

Ces deux sociétés disposaient chacune d’un stand au même étage d’un grand magasin d’Osaka au Japon. Fauré Le Page a toutefois vu son stand relégué au rez-de-chaussée du magasin et y a vu la conséquence d’une manoeuvre de son concurrent, lequel aurait menacé l’exploitant du magasin de mettre un terme à leur partenariat s’il ne bénéficiait pas d’une exclusivité au quatrième étage. 

Fauré Le Page a alors assigné Goyard devant le Tribunal de commerce de… Paris, en invoquant des actes de concurrence déloyale et de dénigrement. Evidemment, l’incompétence des juridictions parisiennes et de la loi française a été soulevée en défense, mais en vain.

En effet, tant le Tribunal de commerce que la Cour d’appel ont retenu à la fois la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi nationale, même s’agissant d’un litige de nature délictuelle ayant pris naissance au Japon. 

Sur le plan de la compétence juridictionnelle, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mai 2017 rappelle que le demandeur à l’action bénéficie d’une option de compétence et qu’il peut valablement saisir, par principe, le tribunal du ressort du domicile du défendeur (article 42 du Code de procédure civile) ou, s’il le souhaite, le tribunal du ressort du lieu du délit (article 46 du même Code). En l’occurrence, Fauré Le Page pouvait donc parfaitement choisir de porter le litige devant les juridictions parisiennes, lieu du siège social de la défenderesse.

Sur le plan de la loi applicable, les juges se sont référés au Règlement « Rome II » et ont rappelé qu’en matière délictuelle, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. La loi française était donc applicable.

Le Tribunal de commerce puis la Cour d’appel de Paris ont ainsi, de manière originale, eu à traiter un litige dont les faits se sont déroulés à plusieurs milliers de kilomètres !

Et, sur le fond, pour l’anecdote, les actes de concurrence déloyale et de dénigrement ont bel et bien été retenus, Fauré Le Page ayant disposé de copie de courriers échangés entre Goyard et l’exploitant du grand magasin japonais, dont il résultait clairement des menaces de résiliation du partenariat si l’agencement du stand n’était pas conforme aux souhaits du maroquinier.

"21" et "XXI" : pas de risque de confusion entre les deux agences en communication

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour d’appel de Riom a rendu une décision intéressante dans une affaire opposant deux agences en communication qui se disputaient le droit de s’appeler « 21 » ou « XXI ».

Dans cette affaire, la société XXI COMMUNICATION reprochait en effet à une concurrente, constituée postérieurement à elle, d’utiliser la dénomination sociale « AGENCE 21 ÉVÉNEMENTIEL ET COMMUNICATION », invoquant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le débat portait donc essentiellement sur le point de savoir si une société pouvait valablement s’approprier le terme « vingt-et-un », quelle que fût la manière dont il était orthographiée (en chiffres arabes ou en chiffres romains).

La Cour d’appel n’en a pas décidé ainsi. En effet, elle a considéré que ce nombre, qui faisait référence au 21ème siècle, n’était pas particulièrement distinctif et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une protection par le biais de l’action en concurrence déloyale (bien que la société XXI COMMUNICATION disposât également d’une marque, l’action n’avait pas été engagée sur ce fondement).

Par ailleurs, les juges ont estimé que la graphie différente de ce nombre au sein des deux dénominations sociales était de nature à exclure un risque de confusion, ce qui peut paraître a priori surprenant. L’analyse du risque de confusion doit normalement prendre en compte les éventuelles ressemblances sur le plan visuel (faibles ici, certes) mais aussi sur le plan sonore (plutôt fortes).

Si la Cour a jugé que « les deux dénominations commerciales, suffisamment différenciées, [excluaient] un risque sérieux pour un client d'attention moyenne et normale de confusion », il est plus prudent de considérer que cette décision est fondée sur l’impossibilité de s’approprier un nombre relativement banal. 

Il convient à cet égard de se rappeler que bon nombre de sociétés, dans les années 70 et 80, ont cru pertinent d’utiliser le nombre « 2000 » en gage de modernité. « Optic 2000 », « Assu 2000 », « Evasion 2000 »… autant de signes assez peu distinctifs qui ne pouvaient pas prétendre à une exclusivité sur ce nombre mythique.

L’ancien concessionnaire automobile doit, à la fin du contrat, cesser tout usage de la marque du constructeur.

L’usage de la marque d’un constructeur automobile n’est réservé qu’aux concessionnaires exerçant leurs activités qu’en vertu d’un contrat de concession en vigueur, comme nous le rappelle la Cour d’appel de Paris.

Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a tranché un litige opposant le constructeur automobile Nissan à un ancien concessionnaire, qui s’était vu résilier le contrat de concession notamment au motif qu’il n’avait pas réalisé les objectifs de vente qui lui avaient été assignés. 

Après la résiliation du contrat, laquelle était assortie d’un préavis de deux ans, l’ancien concessionnaire avait continué à utiliser la marque « Nissan » (notamment sous la forme d’une enseigne) pour la vente de véhicules neufs et d’occasion, tant au sein de son établissement que sur deux sites internet, sur lesquels il se présentait encore comme agréé, ainsi que cela avait été constaté par huissier de justice.

Dans le cadre de la procédure, Nissan reprochait à son ancien concessionnaire une violation du contrat de concession, qui faisait interdiction à l’ex-cocontractant d’utiliser les signes distinctifs du concessionnaire après la fin du contrat. Logiquement, la Cour d’appel lui a donné gain de cause.

L’aspect le plus intéressant du litige concerne le grief de concurrence déloyale. Nissan soutenait en effet que la poursuite de l’utilisation de ses éléments distinctifs après la rupture du contrat constituait un acte de concurrence déloyale au préjudice des membres du réseau de concessionnaires Nissan.

Or, si les juges ont considéré que cette argumentation était exacte, elle a condamné l’ancien concessionnaire alors même qu’aucun membre du réseau de concessionnaires n’était présent à l’instance. Eux seuls auraient pourtant pu logiquement invoquer un tel préjudice.

La Cour d’appel a choisi in fine de retenir globalement des actes de « désorganisation » du réseau de concessionnaire, en ces termes : 

« en continuant à faire croire, par l'usage de la marques Nissan, qu'elle était membre du réseau Nissan, alors qu'elle n'en assurait plus le service, elle a créé une confusion fautive dans l'esprit du consommateur, potentiellement trompé et attiré dans son magasin par la notoriété de la marque. Par ailleurs, par l'utilisation irrégulière de la marque Nissan, la société SMJ l'a dévalorisée et a désorganisé le réseau de distribution mis en place par la société Nissan. » 

L’arrêt est donc intéressant en ce qu’il ouvre la voie à une indemnisation au titre d’un préjudice « moral » pour la tête du réseau, laquelle peut invoquer à cet effet des conséquences négatives pour les agréés.

Le site fluctuat.net était une oeuvre collective.

La Cour d’appel de Versailles a récemment eu à trancher un litige opposant certains anciens contributeurs du site internet fluctuat.net à la société Lagardère Digital France, qui a repris les actifs du site et a décidé de republier certains articles relatifs au cinéma sur le site du magazine Première qu’elle exploite. Les auteurs des articles, qui vaquent désormais à d’autres occupations depuis la fin du site fluctuat.net, invoquaient leurs droits d’auteur pour tenter de s’opposer à cette réutilisation sans leur autorisation.

Les contributeurs évoquaient en particulier le fait qu’ils n’avaient jamais formellement cédé leurs droits de propriété intellectuelle au profit du site fluctuat.net, de sorte qu’ils étaient restés titulaires des droits d’exploitation desdits articles et pouvaient s’opposer à leur reproduction et leur représentation sur un autre support que le site d’origine. Ils invoquaient également une atteinte à leur droit moral d’auteur, et plus précisément à leur droit à la paternité, car Lagardère avait supprimé leur nom dans le cadre de la réutilisation des articles qu’ils avaient rédigés.

Par un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour d’appel de Versailles a débouté les auteurs de leurs demandes au titre des droits patrimoniaux d’auteur. Les juges ont en effet suivi l’argumentation de Lagardère, consistant à soutenir que les contributions des différents auteurs formaient une oeuvre collective au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le recours à la notion d’oeuvre collective, qui est une forme d’oeuvre à plusieurs, à l’opposé de l’oeuvre créée individuellement, est intéressant dans le sens où celui qui prend l’initiative de l’oeuvre collective devient automatiquement titulaire des droits sur l’oeuvre ainsi créée. C’est ce qu’énonce en effet l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée »

Le régime de l’oeuvre collective s’applique assez bien aux oeuvres créées sous la direction d’une personne physique ou morale. Et, en particulier, les journaux sont généralement considérés comme des oeuvres collectives. De la sorte, il n’est guère surprenant qu’un site internet consacré à l’actualité culturelle soit lui aussi considéré comme une oeuvre collective, propriété de la société qui l’édite (ou, en l’espèce, de la société qui a racheté les actifs relatifs au site).

Cela étant, tout en étant titulaire des droits sur le site de manière générale, Lagardère ne pouvait pas faire tout usage des contributions des auteurs. Il est même constant en jurisprudence que le titulaire des droits sur l’oeuvre collective ne bénéficie en revanche d’aucun droit sur chacune des contributions prises isolément. C’est donc de manière assez surprenante que les juges se fondent sur le « droit de remaniement » de l’oeuvre collective pour considérer que Lagardère pouvait réexploiter les oeuvres.

Les juges ont en effet relevé que les articles litigieux avaient simplement été reproduits sur un autre site (donc sur un même support que le support de publication initial) et plus précisément qu’il s’agissait d’articles relatifs à des films, qui avaient été reproduits sur un site consacré au cinéma. Selon l’arrêt, « la diffusion de ces articles sur le site premiere.fr s'inscrit dans le prolongement de leur diffusion sur le site fluctuat.net », de sorte que « en poursuivant un mode d'exploitation identique à celui autorisé, sur un site comportant des références au site original et dans le prolongement de la diffusion sur celui-ci, la société Lagardère n'a fait qu'exercer son droit de remaniement sur l'oeuvre collective dont elle était titulaire ». L’autorisation des auteurs n’était donc, selon cet arrêt, pas nécessaire pour pouvoir réexploiter les articles. 

En revanche, la société Lagardère a été condamnée pour violation du droit moral des auteurs. En effet, la réexploitation desdits articles n’aurait pas dû s’accompagner d’une suppression du nom des auteurs ou de la mention d’un autre nom. Selon l’arrêt, les auteurs ont subi un préjudice qui devait être réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros par article reproduit. Si la somme n’est pas impressionnante en soi, le nombre d’articles reproduits conduit à une indemnisation assez substantielle par auteur.