L'expression "Saveur Malboro" contrefait la marque "Marlboro"

La Cour d'appel de Nancy a jugé que l'utilisation des termes "Saveur Malboro" pour désigner un liquide de cigarette électronique, était constitutive d'actes de contrefaçon de la marque antérieure "Marlboro", propriété de la société Philip Morris Brands.

Dans cette affaire, il était apparu qu'un réseau de distribution de produits de vapotage proposait à la vente un liquide pour cigarette électronique désigné par les termes "Saveur Malboro", rappelant bien entendu une célèbre marque de produits du tabac. La société Philip Morris Brands, titulaire de la fameuse marque "Marlboro", avait donc assigné le fournisseur du liquide litigieux pour contrefaçon de marque.

Sans grande surprise, il a été jugé par la Cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 15 novembre 2017, que le signe "Malboro" constituait l'imitation illicite de la marque antérieure "Marlboro", qui contient effectivement un premier "R" que d'aucuns (en France) ont tendance à oublier à l'oral comme à l'écrit, de manière plus ou moins intentionnelle ! En l'occurrence, les juges ont estimé - de manière tout à fait logique - que ce signe présentait de fortes ressemblances avec la marque antérieure, malgré l'absence dudit "R". Il est vrai que la prononciation des deux termes est éminemment proche.

L'arrêt est surtout intéressant en ce qu'il relève que les produits de vapotage sont, selon les juges, similaires aux produits du tabac. La société qui commercialisait la "saveur Malboro" arguait en effet d'une prétendue absence de similarité pour tenter de faire échec au grief de contrefaçon, lequel suppose, comme chacun sait, que les produits en cause soient, sinon identiques, au moins similaires, de telle sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'argument n'était pas dénué de pertinence dans la mesure où le "vapotage" ne peut totalement être assimilé au fait de fumer une "vraie" cigarette. La loi française, en l'occurrence l'article L. 3513-1 du Code de la santé publique, distingue d'ailleurs les deux pratiques. Cela étant, et quand bien même l'enregistrement de la marque "Marlboro" fût-il limité aux seuls produits de la classe 34, la Cour d'appel de Nancy a considéré qu'il y avait bien là similarité.

Selon l'arrêt, l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l'usage d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux visés dans le certificat d'enregistrement, "permet au titulaire de la marque d'agir en contrefaçon pour des produits nouveaux apparus plus récemment sur le marché". Certes, à condition que l'on puisse considérer qu'ils sont similaires aux produits visés ! Sur ce point, l'arrêt relève juste une "forte similarité", sans davantage argumenter ou détailler, tout en faisant référence à la "forte notoriété" de la marque "Marlboro". La décision n'est toutefois pas fondée sur la responsabilité pour atteinte à la marque de renommée.

Au surplus, ici encore de manière intéressante, l'arrêt retient la contrefaçon alors que l'usage du signe "saveur Malboro" était limité à des documents commerciaux destinés uniquement aux professionnels. Ceci rappelle en quelque sorte la jurisprudence relative aux "tableaux de concordance" dans le domaine du parfum.

Ici, les dommages et intérêts ont été fixés en tenant compte d'une redevance de licence qui aurait dû être payée pour l'usage du signe litigieux. Ils s'élèvent à la somme de 30.000 euros. Un pourvoi en cassation est possible. 

 

Validité de la marque "SOLEIL À BOIRE" pour des cosmétiques

Que serait-on sans le soleil ? Pas grand-chose à vrai dire et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le terme "SOLEIL" est utilisé dans une multitude de marques qui visent des produits aussi variés que les vêtements, les parfums et la cosmétique. 

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel de Rennes le 26 septembre 2017, qui opposait deux sociétés pharmaceutiques autour de marques utilisant elles aussi le terme "SOLEIL", il a été retenu que la marque "SOLEIL À BOIRE" était valable, car bel et bien distinctive au regard des produits visés, notamment les "préparateurs de bronzage à absorber". De manière intéressante, la Cour a infirmé le jugement qui avait retenu le caractère descriptif du signe et a considéré, pour sa part, qu'elle était certes évocatrice des produits visés et "faiblement distinctive", mais tout de même valable.

Il s'agit d'une appréciation éminemment subjective, comme toujours en droit des marques, mais il est vrai qu'un consommateur ne peut pas raisonnablement penser que le produit consiste en un morceau de soleil à boire... de sorte que la marque n'est pas, en tant que telle, descriptive du produit. Elle n'est qu'évocatrice d'un effet du produit (puisque l'ingestion de la gélule facilite le bronzage).

L'arrêt n'est donc guère critiquable.

Dans cette affaire, la marque étant valable, son titulaire pouvait valablement l'opposer à un concurrent qui utilisait, lui, le signe "SOLAIRE À BOIRE". L'on peut se sentir relativement gêné à la lecture de cette solution dans la mesure où nous sommes en présence de deux signes, certes proches, mais tellement évocateurs et "faiblement distinctifs", comme le retient la Cour, que la protection totale et complète de la marque "SOLEIL À BOIRE" peut sembler excessive.

Cela étant, les marques dites "faiblement distinctives" n'en sont pas moins des marques à part entière et bénéficient de toute la protection du Code de la propriété intellectuelle. Il n'existe pas, ici, de "sous-marque". De sorte que le grief de contrefaçon apparaissait effectivement fondé. 

Il ne faudrait toutefois pas que cette protection s'étende à tous les signes comportant les termes "À BOIRE", qui sont particulièrement nombreux. 

Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, ne vous contentez pas de produire les extraits du site de l’INPI

La société Speed Rabbit Pizza, enseigne bien connue de la restauration rapide, est titulaire de plusieurs marques « SPEED RABBIT PIZZA » déposées notamment pour viser les services de la classe 43, c’est-à-dire les services de restauration. Elle a cherché à s’opposer à l’utilisation par un concurrent de l’enseigne « SPEED RAPIDO PIZZA », dont elle considérait qu’il s’agissait d’une contrefaçon de ses marques. Elle lui reprochait également des actes de concurrence déloyale.

L’affaire est intéressante car, après avoir perdu en première instance, Speed Rabbit Pizza a obtenu gain de cause en appel, par un arrêt du 4 juillet 2017 de la Cour d’appel de Paris. Si cette solution n’est guère surprenante au regard des ressemblances difficilement contestables entre les signes« SPEED RABBIT PIZZA » et « SPEED RAPIDO PIZZA » et l’identité des services en cause, ce sont les raisons de l’échec devant le Tribunal de grande instance qui attirent l’attention, alors même que Speed Rapido Pizza n’avait pas constitué d’avocat pour se défendre. 

En première instance, Speed Rabbit Pizza invoquait évidemment ses droits sur les marques du même nom, mais s’était contentée de produire des extraits de la base de données de l’INPI, au lieu de communiquer des copies des véritables certificats d’enregistrement des marques. Selon le Tribunal, « la société SPEED RABBIT PIZZA ne verse au débat pour établir ses droits de marque que des fiches INPI et non des certificats de marque de sorte qu'elle est irrecevable à agir, les fiches INPI qui sont de simples documents d'information facilement modifiables étant totalement insuffisants ». En appel, Speed Rabbit Pizza continuait de ne verser aux débats que les extraits de fiches INPI, mais, heureusement pour elle, produisait cette fois également une copie des certificats de renouvellement des marques invoquées. La Cour a donc jugé l’appelante recevable à agir en contrefaçon.

Un autre problème probatoire avait également empêché Speed Rabbit Pizza d’obtenir gain de cause en première instance au titre d’actes de concurrence déloyale. La société soutenait que son concurrent avait imité les références visuelles de son réseau de franchise et fondait ses demandes sur un constat d’huissier. Cependant, de manière inédite et pour le moins surprenante, le juge lui avait reproché de ne pas avoir produit ce constat dans le cadre d’une procédure précontentieuse de conciliation.

Selon le jugement, « le procès-verbal de constat du 17 juin 2015 qui montre des clichés de l'intérieur de la boutique sans autorisation du propriétaire des lieux, n’a pas été dénoncé à celle-ci dans le cadre d'une tentative de conciliation prévue par les dispositions de la loi du mars 2015, qui n'a donc pas été effectuée ». La décision n’est pas très claire quant aux conséquences directe de cette absence de dénonciation et de tentative de conciliation, mais en tout état de cause la société Speed Rabbit Pizza a perdu sur cet autre fondement.

La Cour a compris pour sa part que le juge de première instance avait écarté ce chef de demande en considérant « que le constat d'huissier du 17 juin 2015 montrant des clichés de l'intérieur de la boutique SPEED RAPIDO PIZZA sans autorisation du propriétaire des lieux n'avait pas été dénoncé dans la tentative de conciliation prévue par les dispositions de la loi de mars 2015 »

C’est donc de manière assez logique que la Cour a infirmé le jugement sur ce point également, en indiquant que « l’huissier a pris des photos depuis la voie publique, que la loi du 11 mars 2015 n'édicte aucune sanction à l'absence de justification des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou médiation, non opportune en l'espèce en raison de la non comparution de la partie intimée ». La Cour a ainsi considéré que le constat était valable, même en l’absence de dénonciation.

Il ne pouvait en être autrement car il n’existe aucune règle contraignant une partie à communiquer à son futur adversaire l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose avant même que le Tribunal ne soit saisi. Un constat d’huissier est d’ailleurs un document non contradictoire et il n’existe aucune obligation de le dénoncer à la partie adverse, au contraire de ce qui est prévu en matière de saisie-contrefaçon, par exemple. 

Et dans la mesure où l'huissier n'est pas entré dans le restaurant et s'est contenté de prendre des photographies depuis la voie publique, aucune autorisation du propriétaire des lieux n'était nécessaire.

Sur la base de ce constat, le même qui avait été écarté en première instance, les juges d’appel ont estimé que Speed Rapido Pizza utilisait effectivement les mêmes références visuelles dans ses devantures et à l'intérieur des boutiques, suscitant un risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que les actes de concurrence déloyale étaient constitués. 

La morale de cette affaire est qu’il est absolument essentiel de se constituer la preuve des faits que l’on évoque au soutien de demandes indemnitaires et qu’il convient donc de prendre garde aux différents éléments produits aux débats. En l’occurrence, le fait que Speed Rabbit Pizza soit une enseigne bien connue à Paris n’a pas eu d’influence sur le juge de première instance, qui s’est contenté - comme le prévoit la loi - de s’en tenir aux faits et aux preuves qui lui étaient soumis.  

La marque « Rent A Car » finalement valable ?

Un contentieux est né à propos de la validité de la marque « Rent A Car », exploitée dans le cadre d’un réseau de location de véhicules automobiles. Alors que la Cour d’appel de Paris avait jugé la marque nulle pour défaut de distinctivité, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt.

L’arrêt rendu le 8 juin 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassationconstitue un tournant dans l’affaire opposant les deux loueurs automobiles Rent A Car et Citer. Cette dernière avait déposé la marque « Enterprise Rent A Car » et suscité les foudres de la première, titulaire de la marque « Rent A Car » depuis 1998, qui invoquait un risque de confusion entre les signes.

En appel, la Cour d’appel de Paris avait annulé la marque initiale « Rent A Car » en raison de son prétendu caractère descriptif, puisque chacun comprend qu’elle signifie « Louer une voiture » en français, ce qui, en théorie, ne permet pas de distinguer suffisamment les services fournis sous ce signe des services d’un concurrent.

Mais Rent A Car a formé un pourvoi en cassation et l’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour suprême a reproché aux juges du fond de n’avoir pas tenu compte de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. 

D’une part, il a été considéré que l’usage de la marque, même sous une forme semi-figurative (donc avec un logo), était si « intensif » que la Cour aurait dû s’interroger sur le point de savoir si cette marque « n’était pas devenue apte, dans l'esprit du consommateur moyen, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car ».

D’autre part, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne s’être pas suffisamment interrogée sur le point de savoir si l’usage du signe « Rent A Car », même à titre de seule dénomination sociale, ne pouvait pas permettre aux consommateurs d’établir un lien entre le signe et les services fournis. Cette solution est très importante, car elle permettrait à une marque d’acquérir un caractère distinctif par l’usage d’une dénomination sociale, ce qui peut apparaître assez révolutionnaire.

Enfin, la Cour de cassation a également considéré que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à l’usage du signe (notamment le logo) pour analyser le caractère distinctif de la marque « Rent A Car ». 

En conclusion, cette décision très importante (et qui porte également sur des aspects relatifs à la concurrence déloyale et aux pratiques commerciales trompeuses que nous ne pouvons pas aborder dans un format aussi court) apparaît très innovante au regard de la question de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

Si une marque est théoriquement nulle lorsque, au moment de son dépôt, elle apparaît comme descriptive des produits ou des services visés (par exemple « charentaise » pour viser des chaussures), son caractère distinctif peut être acquis par l’usage, non seulement de la marque en elle-même, mais également d’autres signes d’une autre nature (dénomination sociale, nom de domaine…).

C’est ce qui permet à la Cour de cassation de dire que « la notoriété et l'usage intensif de la dénomination sociale et du nom commercial de la société Rent A Car [peuvent être] de nature à conférer un caractère distinctif aux termes « Rent A Car » »

Voici donc une décision qui devrait marquer la jurisprudence en la matière, au-delà même de la seule question de la location de voitures. Ce sont tous les signes apparemment descriptifs qui sont potentiellement concernés. Cela suppose toutefois, comme le retient la Cour, un usage particulièrement intensif, et supposera la preuve de campagnes de communication et de sondages destinés à vérifier la connaissance de la marque par le public concerné.

Un litige au Japon entre deux sociétés françaises peut être valablement porté devant les juridictions parisiennes

Le Tribunal de commerce puis la Cour d’appel de Paris ont eu à trancher un dossier inédit, opposant deux sociétés françaises spécialisées dans les produits de maroquinerie, Goyard d’une part et Fauré Le Page d’autre part, pour des faits ayant eu lieu au… Japon.

Ces deux sociétés disposaient chacune d’un stand au même étage d’un grand magasin d’Osaka au Japon. Fauré Le Page a toutefois vu son stand relégué au rez-de-chaussée du magasin et y a vu la conséquence d’une manoeuvre de son concurrent, lequel aurait menacé l’exploitant du magasin de mettre un terme à leur partenariat s’il ne bénéficiait pas d’une exclusivité au quatrième étage. 

Fauré Le Page a alors assigné Goyard devant le Tribunal de commerce de… Paris, en invoquant des actes de concurrence déloyale et de dénigrement. Evidemment, l’incompétence des juridictions parisiennes et de la loi française a été soulevée en défense, mais en vain.

En effet, tant le Tribunal de commerce que la Cour d’appel ont retenu à la fois la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi nationale, même s’agissant d’un litige de nature délictuelle ayant pris naissance au Japon. 

Sur le plan de la compétence juridictionnelle, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mai 2017 rappelle que le demandeur à l’action bénéficie d’une option de compétence et qu’il peut valablement saisir, par principe, le tribunal du ressort du domicile du défendeur (article 42 du Code de procédure civile) ou, s’il le souhaite, le tribunal du ressort du lieu du délit (article 46 du même Code). En l’occurrence, Fauré Le Page pouvait donc parfaitement choisir de porter le litige devant les juridictions parisiennes, lieu du siège social de la défenderesse.

Sur le plan de la loi applicable, les juges se sont référés au Règlement « Rome II » et ont rappelé qu’en matière délictuelle, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique. La loi française était donc applicable.

Le Tribunal de commerce puis la Cour d’appel de Paris ont ainsi, de manière originale, eu à traiter un litige dont les faits se sont déroulés à plusieurs milliers de kilomètres !

Et, sur le fond, pour l’anecdote, les actes de concurrence déloyale et de dénigrement ont bel et bien été retenus, Fauré Le Page ayant disposé de copie de courriers échangés entre Goyard et l’exploitant du grand magasin japonais, dont il résultait clairement des menaces de résiliation du partenariat si l’agencement du stand n’était pas conforme aux souhaits du maroquinier.

"21" et "XXI" : pas de risque de confusion entre les deux agences en communication

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour d’appel de Riom a rendu une décision intéressante dans une affaire opposant deux agences en communication qui se disputaient le droit de s’appeler « 21 » ou « XXI ».

Dans cette affaire, la société XXI COMMUNICATION reprochait en effet à une concurrente, constituée postérieurement à elle, d’utiliser la dénomination sociale « AGENCE 21 ÉVÉNEMENTIEL ET COMMUNICATION », invoquant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le débat portait donc essentiellement sur le point de savoir si une société pouvait valablement s’approprier le terme « vingt-et-un », quelle que fût la manière dont il était orthographiée (en chiffres arabes ou en chiffres romains).

La Cour d’appel n’en a pas décidé ainsi. En effet, elle a considéré que ce nombre, qui faisait référence au 21ème siècle, n’était pas particulièrement distinctif et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une protection par le biais de l’action en concurrence déloyale (bien que la société XXI COMMUNICATION disposât également d’une marque, l’action n’avait pas été engagée sur ce fondement).

Par ailleurs, les juges ont estimé que la graphie différente de ce nombre au sein des deux dénominations sociales était de nature à exclure un risque de confusion, ce qui peut paraître a priori surprenant. L’analyse du risque de confusion doit normalement prendre en compte les éventuelles ressemblances sur le plan visuel (faibles ici, certes) mais aussi sur le plan sonore (plutôt fortes).

Si la Cour a jugé que « les deux dénominations commerciales, suffisamment différenciées, [excluaient] un risque sérieux pour un client d'attention moyenne et normale de confusion », il est plus prudent de considérer que cette décision est fondée sur l’impossibilité de s’approprier un nombre relativement banal. 

Il convient à cet égard de se rappeler que bon nombre de sociétés, dans les années 70 et 80, ont cru pertinent d’utiliser le nombre « 2000 » en gage de modernité. « Optic 2000 », « Assu 2000 », « Evasion 2000 »… autant de signes assez peu distinctifs qui ne pouvaient pas prétendre à une exclusivité sur ce nombre mythique.

L’ancien concessionnaire automobile doit, à la fin du contrat, cesser tout usage de la marque du constructeur.

L’usage de la marque d’un constructeur automobile n’est réservé qu’aux concessionnaires exerçant leurs activités qu’en vertu d’un contrat de concession en vigueur, comme nous le rappelle la Cour d’appel de Paris.

Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris a tranché un litige opposant le constructeur automobile Nissan à un ancien concessionnaire, qui s’était vu résilier le contrat de concession notamment au motif qu’il n’avait pas réalisé les objectifs de vente qui lui avaient été assignés. 

Après la résiliation du contrat, laquelle était assortie d’un préavis de deux ans, l’ancien concessionnaire avait continué à utiliser la marque « Nissan » (notamment sous la forme d’une enseigne) pour la vente de véhicules neufs et d’occasion, tant au sein de son établissement que sur deux sites internet, sur lesquels il se présentait encore comme agréé, ainsi que cela avait été constaté par huissier de justice.

Dans le cadre de la procédure, Nissan reprochait à son ancien concessionnaire une violation du contrat de concession, qui faisait interdiction à l’ex-cocontractant d’utiliser les signes distinctifs du concessionnaire après la fin du contrat. Logiquement, la Cour d’appel lui a donné gain de cause.

L’aspect le plus intéressant du litige concerne le grief de concurrence déloyale. Nissan soutenait en effet que la poursuite de l’utilisation de ses éléments distinctifs après la rupture du contrat constituait un acte de concurrence déloyale au préjudice des membres du réseau de concessionnaires Nissan.

Or, si les juges ont considéré que cette argumentation était exacte, elle a condamné l’ancien concessionnaire alors même qu’aucun membre du réseau de concessionnaires n’était présent à l’instance. Eux seuls auraient pourtant pu logiquement invoquer un tel préjudice.

La Cour d’appel a choisi in fine de retenir globalement des actes de « désorganisation » du réseau de concessionnaire, en ces termes : 

« en continuant à faire croire, par l'usage de la marques Nissan, qu'elle était membre du réseau Nissan, alors qu'elle n'en assurait plus le service, elle a créé une confusion fautive dans l'esprit du consommateur, potentiellement trompé et attiré dans son magasin par la notoriété de la marque. Par ailleurs, par l'utilisation irrégulière de la marque Nissan, la société SMJ l'a dévalorisée et a désorganisé le réseau de distribution mis en place par la société Nissan. » 

L’arrêt est donc intéressant en ce qu’il ouvre la voie à une indemnisation au titre d’un préjudice « moral » pour la tête du réseau, laquelle peut invoquer à cet effet des conséquences négatives pour les agréés.

Le site fluctuat.net était une oeuvre collective.

La Cour d’appel de Versailles a récemment eu à trancher un litige opposant certains anciens contributeurs du site internet fluctuat.net à la société Lagardère Digital France, qui a repris les actifs du site et a décidé de republier certains articles relatifs au cinéma sur le site du magazine Première qu’elle exploite. Les auteurs des articles, qui vaquent désormais à d’autres occupations depuis la fin du site fluctuat.net, invoquaient leurs droits d’auteur pour tenter de s’opposer à cette réutilisation sans leur autorisation.

Les contributeurs évoquaient en particulier le fait qu’ils n’avaient jamais formellement cédé leurs droits de propriété intellectuelle au profit du site fluctuat.net, de sorte qu’ils étaient restés titulaires des droits d’exploitation desdits articles et pouvaient s’opposer à leur reproduction et leur représentation sur un autre support que le site d’origine. Ils invoquaient également une atteinte à leur droit moral d’auteur, et plus précisément à leur droit à la paternité, car Lagardère avait supprimé leur nom dans le cadre de la réutilisation des articles qu’ils avaient rédigés.

Par un arrêt du 1er décembre 2016, la Cour d’appel de Versailles a débouté les auteurs de leurs demandes au titre des droits patrimoniaux d’auteur. Les juges ont en effet suivi l’argumentation de Lagardère, consistant à soutenir que les contributions des différents auteurs formaient une oeuvre collective au sens de l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le recours à la notion d’oeuvre collective, qui est une forme d’oeuvre à plusieurs, à l’opposé de l’oeuvre créée individuellement, est intéressant dans le sens où celui qui prend l’initiative de l’oeuvre collective devient automatiquement titulaire des droits sur l’oeuvre ainsi créée. C’est ce qu’énonce en effet l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée »

Le régime de l’oeuvre collective s’applique assez bien aux oeuvres créées sous la direction d’une personne physique ou morale. Et, en particulier, les journaux sont généralement considérés comme des oeuvres collectives. De la sorte, il n’est guère surprenant qu’un site internet consacré à l’actualité culturelle soit lui aussi considéré comme une oeuvre collective, propriété de la société qui l’édite (ou, en l’espèce, de la société qui a racheté les actifs relatifs au site).

Cela étant, tout en étant titulaire des droits sur le site de manière générale, Lagardère ne pouvait pas faire tout usage des contributions des auteurs. Il est même constant en jurisprudence que le titulaire des droits sur l’oeuvre collective ne bénéficie en revanche d’aucun droit sur chacune des contributions prises isolément. C’est donc de manière assez surprenante que les juges se fondent sur le « droit de remaniement » de l’oeuvre collective pour considérer que Lagardère pouvait réexploiter les oeuvres.

Les juges ont en effet relevé que les articles litigieux avaient simplement été reproduits sur un autre site (donc sur un même support que le support de publication initial) et plus précisément qu’il s’agissait d’articles relatifs à des films, qui avaient été reproduits sur un site consacré au cinéma. Selon l’arrêt, « la diffusion de ces articles sur le site premiere.fr s'inscrit dans le prolongement de leur diffusion sur le site fluctuat.net », de sorte que « en poursuivant un mode d'exploitation identique à celui autorisé, sur un site comportant des références au site original et dans le prolongement de la diffusion sur celui-ci, la société Lagardère n'a fait qu'exercer son droit de remaniement sur l'oeuvre collective dont elle était titulaire ». L’autorisation des auteurs n’était donc, selon cet arrêt, pas nécessaire pour pouvoir réexploiter les articles. 

En revanche, la société Lagardère a été condamnée pour violation du droit moral des auteurs. En effet, la réexploitation desdits articles n’aurait pas dû s’accompagner d’une suppression du nom des auteurs ou de la mention d’un autre nom. Selon l’arrêt, les auteurs ont subi un préjudice qui devait être réparé par l’allocation d’une somme de 50 euros par article reproduit. Si la somme n’est pas impressionnante en soi, le nombre d’articles reproduits conduit à une indemnisation assez substantielle par auteur.  

Les sanctions de la CNIL ne doivent pas être excessives.

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ("CNIL") dispose d'un pouvoir de sanction qui sera d'ailleurs bientôt renforcé, après l'intégration en droit interne du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles.

La CNIL en fait largement usage : les contrôles, les mises en demeure, ainsi que les sanctions financières se multiplient. Mais cela ne doit pas relever d'un arbitraire : les pouvoirs de la CNIL sont contrôlés par le juge administratif, comme en témoigne un arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 2016.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : le directeur d’un théâtre national rennais avait envoyé un e-mail aux abonnés de la newsletter de ce théâtre, non pour les tenir informés de l’actualité culturelle du lieu mais pour valoriser le bilan de la politique culturelle du maire de la ville. Certains destinataires de l’e-mail s’en étaient plaints et le théâtre avait reçu une sanction de la CNIL par une délibération du 12 février 2015, en raison du détournement de la finalité du traitement de données. Un traitement déclaré à des fins de prospection commerciale ne peut pas, en effet, être utilisé à des fins politiques.

Cette sanction, assortie d'une mesure de publication non anonyme sur le site de la CNIL et le site Legifrance, a été contestée par le théâtre devant la juridiction administrative. Sur le fond, la mesure a été confirmée par le Conseil d’Etat, de même que la sanction accessoire consistant à publier la décision sur internet.

En revanche, le Conseil d’Etat a reproché à la CNIL de n’avoir pas fixé de limite temporelle à cette publication. En cela, selon le juge administratif, la CNIL a manqué au principe de proportionnalité.

Ce principe de proportionnalité est énoncé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Ce principe s’applique également aux décisions de la CNIL : selon l’arrêt, « lorsque la CNIL prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle-là se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité ». Le juge contrôle donc que les peines prononcées (quelle qu’en soit la nature, pénale ou administrative) soient équilibrées au regard de la faute. 

C’est précisément ce qui a été reproché à la CNIL dans l’arrêt du 28 septembre 2016 : en ne fixant pas de limite temporelle à la publication de la sanction, laquelle n'était pas anonyme mais laissait apparaître le nom du théâtre, la CNIL a prononcé une sanction « excessive ». Le juge a ainsi ordonné à la CNIL de fixer une durée de publication de la condamnation. L'Etat a également été condamné à payer 2.000 euros de frais de procédure au profit du théâtre. 

Encore un cas d'annulation de marque, cette fois pour atteinte à un nom commercial

Dans le prolongement de la précédente brève qui concernait un cas d'annulation de marque pour fraude, signalons cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 2016 dans une affaire légèrement différente, mais qui permet à nouveau d'illustrer les règles relatives à l'annulation d'une marque déposée.

Cette affaire opposait deux sociétés qui exerçaient leurs activités sous la dénomination "SOLUTION EVENEMENTS" pour l'une et "SOLUTIONS EVENEMENTS" pour l'autre. La société B avait déposé la marque "SOLUTIONS EVENEMENTS" en 2008 et la société A avait sollicité l'annulation de cette marque pour atteinte à son nom commercial, qu'elle exploitait depuis 2004.

En première instance, comme en appel, les juges ont donné gain de cause à la société A demanderesse, sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, est interdit le dépôt d'une marque qui porte atteinte à un nom commercial antérieur, à condition de rapporter la preuve d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Dans les deux cas ici, les sociétés exerçaient leurs activités dans le domaine de l'événementiel. Compte tenu de la proximité des deux signes (qui ne se distinguaient que par la seule présence d'un "S"), le risque de confusion était difficilement contestable. La marque a donc été annulée.

L'intérêt de cet arrêt réside dans la réponse à un argument tiré de la prétendue "bonne foi" du déposant de la marque. La société B soutenait en effet qu'elle n'avait pas connaissance du nom commercial antérieur lorsqu'elle a procédé au dépôt, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier d'une forme d'exonération. Mais ce n'est pas ce que dit la loi. 

En effet, l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit les cas d'annulation de marque, expose que la sanction ne peut être évitée que si et seulement si la marque a été déposée de bonne foi et son usage a été toléré pendant cinq ans. Ce n'était pas le cas en l'espèce, la condition temporelle étant manquante.

Pour le surplus, on relèvera que la société A n'a pas obtenu gain de cause sur sa demande de condamnation au titre d'actes de concurrence déloyale, dès lors qu'elle n'est pas parvenue à démontrer que la société B avait choisi un nom commercial quasi-identique au sien dans le but de créer un risque de confusion ou de se placer dans le sillage de la société en demande. L'arrêt relève à rebours que le nom en question n'est pas distinctif, ce qui rejoint une jurisprudence déjà bien établie sur l'absence de protection des noms commerciaux trop banals. Et les juges de considérer que le fait de ne pas procéder à une recherche d'antériorité avant un dépôt de marque n'était pas fautif en soi.

On recommandera toutefois chaudement à tous les déposants de marque de procéder à une telle recherche auprès de leur avocat préféré, ne serait-ce que pour limiter le risque d'annulation de la marque par le juge plusieurs années après le dépôt. 

Le dépôt de marque frauduleux ne suppose pas nécessairement des droits antérieurs

Vaste question que le dépôt de marque frauduleux ! Comme chacun sait, la fraude corrompt tout (selon l’adage latin « fraus omnia corrumpit »), de sorte qu'appliqué en matière de droit de la propriété intellectuelle, celui qui dépose une marque de manière frauduleuse s’expose à l’annulation ultérieure de cette même marque par un tribunal.

Mais qu’est-ce qu’un dépôt frauduleux ? Comment apprécier la fraude ? La jurisprudence en la matière est assez pléthorique mais, dès lors que la fraude est appréciée au regard des faits de l’espèce, qui varient toujours sensiblement d’une affaire à l’autre, il est parfois difficile de dégager des principes intangibles

Une affaire tranchée récemment par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 octobre 2016) pourrait nous aider à y voir plus clair. Ce litige opposait le célèbre fabricant de vêtements GUESS à un individu qui avait déposé la marque « OUTLAW » pour viser notamment les vêtements (classe 25). Le titulaire de la marque se plaignait de l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS pour désigner un modèle de jeans et avait donc assigné GUESS en contrefaçon.

Stratégie judiciaire classique, GUESS avait répliqué en sollicitant la nullité de la marque qui lui était opposée, en invoquant la fraude. Elle soulevait à cet égard une multitude d’arguments qui ont fini par porter. Il n’est pas inutile de les reprendre ici afin de lister les indices qui peuvent permettre de caractériser la fraude dans des affaires similaires :

  1. La Cour relève que le titulaire de la marque déclarait connaître le monde du textile. Dans ces conditions, il ne pouvait pas, selon la Cour, ignorer que GUESS utilisait le signe « OUTLAW » pour désigner une gamme de jeans avant même le dépôt de la marque. Sur ce point, la Cour rappelle que, pour que la fraude soit constituée, il n’est pas nécessaire que le demandeur à la nullité soit lui-même titulaire d’une marque : un simple usage du signe litigieux est suffisant ;  
  2. La Cour reproche au titulaire de la marque de n’avoir pas réellement cherché à exploiter cette dernière après son dépôt. Le titulaire ne fournissait d’ailleurs aucune explication sur cette inertie. Il en découle que, pour les juges, l’idée d’un dépôt réalisé uniquement pour empêcher un tiers d’exploiter ce signe était crédible. Comme il existe des « patent trolls » pour les brevets, il peut également exister des « trademark trolls » pour les marques. Le troll est ici celui qui dépose une marque sans intention de s’en servir pour désigner des produits ou des services, mais uniquement pour empêcher un tiers de l’exploiter et ainsi tenter de monnayer un désistement, voire une cession de la marque. Or, dans cette affaire, le titulaire de la marque avait déposé plus de 70 autres marques comme « Rolling Stones », « Princess Kate » ou encore « Kerviel » (sic), signe que ses intentions n’étaient peut-être pas bienveillantes ; 
  3. Enfin, la Cour a relevé que le titulaire de la marque avait déployé beaucoup d’efforts pour s’opposer à l’usage du signe « OUTLAW » par GUESS, notamment en envoyant une lettre de mise en demeure (ce qui est classique), mais également en multipliant les courriers électroniques et même en alertant la Direction Départementale de la Protection des Populations. À vrai dire, l’argument peine à convaincre : il est parfois souhaitable de multiplier les démarches amiables avant d’engager un contentieux. 

Dans ces conditions, la Cour a considéré que « le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine et qu’il s’est trouvé détourné de sa fonction ». Il est vrai que la fraude résulte généralement dans l’intention de nuire à un tiers, intention qu’il est souvent difficile de caractériser, même dans des affaires ou la concomitance des événements peut laisser planer un doute sur la bonne foi du déposant. 

Il est à noter que la nullité n’entache pas nécessairement l’ensemble du dépôt de la marque et qu’il peut être intéressant de solliciter le cantonnement de cette nullité à certaines classes de produits ou de services, en l’occurrence les classes en cause dans le litige. Ce que n’avait pas demandé le titulaire de la marque en l’espèce, lequel a donc vu sa marque totalement annulée. 

Peut-on encore utiliser une oeuvre architecturale dans une publicité ?

Les droits de propriété intellectuelle sont partout et portent notamment sur les oeuvres architecturales, c'est-à-dire les bâtiments et la maisons. Dans ces conditions, il est parfois difficile de concevoir et réaliser une campagne publicitaire filmée en extérieur, qui ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Deux nouvelles règles légales sur le sujet vont-elles changer cela ? 

Toutes les agences publicitaires ont été confrontées au moins une fois à cette problématique : comment concevoir et mettre en oeuvre une campagne pour un produit ou un service qui ne représente pas un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle ? Si tel est le cas, il faut alors obtenir le consentement du titulaire des droits sur cet objet, faute de quoi la campagne sera contrefaisante. Il ne s’agit pas d’un cas d’école : les tribunaux ont régulièrement à juger des affaires opposant l’auteur d’une oeuvre (une sculpture, une peinture, même une création utilitaire) à un annonceur et à son agence de communication.

Bien souvent, il est choisi de ne filmer des scènes en extérieur que devant des monuments tombés dans le domaine public (au hasard : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe…) puisque, par définition, l’architecte est décédé depuis plus de 70 ans et ne peut donc plus faire valoir ses droits. Il faut toutefois prendre garde aux oeuvres qui peuvent éventuellement prendre support sur les monuments : il a été jugé que l’éclairage de la Tour Eiffel était une oeuvre protégée par le droit d’auteur, de telle sorte que filmer ce monument éclairé la nuit, sans autorisation, était contrefaisant.

Deux récentes dispositions légales pourraient bouleverser cette situation.

D’une part, la loi pour une République numérique, qui vient d’être adoptée le 28 septembre dernier par le Sénat et devrait être prochainement promulguée, prévoit la création d’une nouvelle exception au droit d’auteur (au même titre que la fameuse copie privée, par exemple) dite « exception de panorama » (nouvel article L. 122-5 11° du Code de la propriété intellectuelle), selon laquelle l’auteur ne peut pas interdire « les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique »

Ce texte pourrait donc permettre l’utilisation d’oeuvres protégées de manière plus large que par le passé. Cependant, elle est soumise à deux conditions draconiennes : en premier lieu, les actes de reproduction et/ou de représentation doivent être le fait de personnes physiques, ce qui exclut les sociétés, les associations ou fondations (personnes morales) ; en second lieu, le texte précise que l’usage des oeuvres ne doit pas être fait à des fins commerciales. 

Ceci signifie que l’usage publicitaire d’une oeuvre architecturale protégée par le droit d’auteur reste impossible sans le consentement de l’auteur. 

À quoi sert donc cette exception ? Difficile à dire, car l’usage d’une oeuvre par une personne privée à des fins non commerciales se rapproche énormément de la copie privée. L’on peut alors envisager le cas d’expositions de photographies, de peintures ou de dessins - mais sans contrepartie financière (quid si les oeuvres sont vendues ?). Ceci ne paraît donc concerner principalement que les usages artistiques des oeuvres, voire les diffusions sur les réseaux sociaux, actes qui étaient de toute façon difficiles à faire sanctionner compte tenu de la masse potentiellement contrefaisante. 

D’autre part, une loi du 7 juillet 2016 a intégré un nouvel article L. 621-42 au Code du patrimoine, qui prévoit que « l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières». 

Ce texte vise en quelque sorte à créer un droit voisin des droits d’auteur, en prévoyant la nécessité d’obtenir l’autorisation du gestionnaire d’un monument faisant partie du domaine national. En d’autres termes, les usages publicitaires d’oeuvres architecturales telles que la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe ou l’Eglise de la Madeleine devraient désormais être soumis à autorisation ! Il convient toutefois, pour s’en assurer, d’attendre un décret en Conseil d’Etat listant les biens faisant l’objet de cette règle. 

La conciliation des deux textes n’est pas évidente : lequel des deux prime sur l’autre ? Il se pourrait en réalité qu’ils coexistent, puisque l’un vise les droits d’auteur, l’autre les droits des gestionnaires des monuments, qui n’est pas un droit d’auteur à proprement parler. Si, dans certains cas, l’autorisation de l’auteur n’est pas requise (selon le Code de la propriété intellectuelle), en revanche l’autorisation du gestionnaire pourrait bien se révéler désormais indispensable (selon le Code du patrimoine). 

Dans les deux cas, l’incursion du législateur rappelle la jurisprudence sur le droit à l’image des biens, qui avait tant agité la doctrine à la fin des années 1990. Pendant un temps, la Cour de cassation avait considéré que le propriétaire d’un bien disposait d’un droit sur l’image de celui-ci, corollaire du droit de propriété. Cette jurisprudence avait toutefois fait l’objet d’un net reflux, seul étant dorénavant sanctionné que l’usage de l’image d’un bien portant atteinte aux intérêts légitimes du propriétaire. 

Le Code du patrimoine pourrait donc bien avoir, enfin, créé ce droit à l’image des biens sur lequel on a tant glosé il y a une vingtaine d’années.

Quelle responsabilité pour celui qui offre un accès Wifi gratuit ?

Il est de plus en plus fréquent que des hôtels, des magasins, des restaurants... offrent un accès à internet à leurs clients par le biais d'un réseau Wifi ouvert, parfois sans mot de passe. Lorsqu'un utilisateur profite de cet accès libre et gratuit pour télécharger illégalement des oeuvres protégées par le droit d'auteur, quelle peut être la responsabilité de l'établissement fournisseur d'accès ? 

C'est la très intéressante question qui était posée à la Cour de Justice de l'Union européenne, plus haute juridiction de l'Union européenne ("CJUE"), dans une affaire opposant Sony Music Entertainment Germany à l'exploitant d'un magasin qui avait offert un accès à internet à ses clients, permettant ainsi à un utilisateur de télécharger illégalement des oeuvres musicales du catalogue de cette major.

Le Tribunal de Munich qui était saisi de l'affaire a souhaité demander à la CJUE si la directive "Commerce électronique" du 8 juin 2000, texte fondateur sur la responsabilité des prestataires techniques, pouvait permettre d'engager la responsabilité de l'établissement.

Par un arrêt du 15 septembre 2016, la CJUE a considéré que la responsabilité du prestataire qui offre un accès à internet à ses clients ne peut pas voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il se contente de permettre le transport des données, sous trois conditions : le prestataire ne doit pas être à l'origine de la transmission d'un contenu illicite ; le prestataire ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission et il ne doit pas non plus ni sélectionner ni modifier les informations transmises.

Lorsque tel est le cas, alors le fournisseur d'accès ne joue effectivement que le rôle de prestataire technique sans intervention ni sur le contenu, ni sur les utilisateurs, de telle sorte que les activités des utilisateurs ne relèvent pas de sa responsabilité.

Il faut toutefois rappeler qu'en France, il existe un régime spécifique de responsabilité des titulaires d'un abonnement à internet qui ne sécurisent pas leur accès Wifi. Ce texte, issu de la loi HADOPI, est désormais intégré à l'article L. 336-3 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que :

"La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans autorisation des titulaires des droits (...)".

En vertu de ce texte, celui qui ne sécurise pas son accès à internet peut donc voir sa responsabilité engagée en cas de téléchargement illégal et une amende pour "négligence caractérisée" peut être appliquée.

Ce texte légal est-il alors compatible avec le principe énoncé par la CJUE dans l'arrêt Sony Music ? Il apparaît que oui, car la Cour a pris la peine de préciser dans sa décision que cette exclusion de responsabilité n'empêchait pas que le titulaire d'un abonnement à internet se voie enjoindre de sécuriser son accès, ce dans un objectif de conciliation des droits en présence : droits de la propriété intellectuelle, droit à l'information du public, liberté d'entreprendre des fournisseurs d'accès. 

En d'autres termes, pensez à mettre en place un mot de passe pour vos accès Wifi...

Quelle responsabilité pour Facebook en cas de publicité trompeuse ?

Le réseau social peut-il être considéré responsable des annonces publicitaires diffusées sur le site, en particulier celles qui font croire à des promotions substantielles sur certains produits qui, en réalité, ne sont pas en stock ?

C'est la question posée par 60 Millions de consommateurs, qui a eu la gentillesse de me consulter. L'article est disponible au bout de ce lien.